作者：孙营辉 专利代理人
创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例较高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人等最为关注的问题。
判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。而判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。为规范创造性的审查，使审查结论更为客观公正，《专利审查指南》规定了发明创造性的显而易见性判断的“三步法”，即：1）确定最接近的现有技术；2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
在实际案件的处理过程中，据笔者观察，目前不少的审查意见中，三步法第2）步中确定发明实际解决的技术问题的步骤容易被审查员简单地基于区别技术特征自身的特性来确定，甚至很多时候在技术问题中引入技术特征本身。而一些代理人也易忽视这一点，被审查员所引导，基于审查员所确定的技术问题来判断发明创造性的显而易见性。这在一定程度上导致发明创造性被低估，或者难以作出有利的陈述意见。
下面以一个案例来说明，为方便说明问题，以下涉及的审查意见简略说明。专利申请号为201410728972.2，名称为“ 净水设备、滤芯、滤芯防伪装置及方法”的发明专利在第一次审查意见答复时修改后的权利要求1为：一种净水设备滤芯，其特征在于，所述滤芯上附有一滤芯卡片，所述滤芯卡片写入有一唯一性编号，以基于所述唯一性编号对所述滤芯进行防伪认证；其中，所述滤芯卡片还写入有一随机数以及一通过预设的加密方式对所述唯一性编号和所述随机数加密得到的第一信息，以基于所述唯一性编号、随机数及第一信息对所述滤芯进行防伪认证。
在第二次审查意见中，审查员确定的发明相比对比文件1的区别技术特征是：所述滤芯卡片还写入有一随机数以及一通过预设的加密方式对所述唯一性编号和所述随机数加密得到的第一信息，以基于所述唯一性编号、随机数及第一信息对所述滤芯进行防伪认证。基于该区别技术特征，审查员确定的发明实际解决的技术问题是：如何增强防伪认证性能的安全性。然后审查员基于对比文件2的“一种实现数据安全的无线实时定位方法”专利文件中公开的采用标签唯一性编号和随机数进行加密等内容而认为对比文件2给出了基于所述唯一性编号、随机数及第一信息对所述滤芯进行防伪认证的技术启示，进而根据本领域常规选择认为该独立权利要求1不具备创造性。
如果顺着审查员的逻辑，基于审查员确定的技术问题即如何增强防伪认证性能的安全性，那么由于防伪认证在信息数据安全技术领域中很常见，对比文件2又涉及数据安全，且公开了部分区别特征，很容易基于对比文件2认为发明不具备创造性。而代理人根据说明书记载，重新确定的发明实际解决的技术问题可以是：如何加强净水设备滤芯的防伪认证准确性以增大滤芯仿冒的难度。仔细分析上述两个技术问题，其实是有很大不同的。通俗的理解，防伪认证在信息数据安全技术领域中很常见，但是将其应用于本发明的净水设备滤芯中并解决一个特定技术问题就可能不是常见的。因此后续判断时，由于发明实际解决技术问题的不同，而对比文件中又并未给出应用该区别技术特征解决重新确定的上述实际技术问题的启示，此时，可以进行较为有利的争辩。
关于重新确定技术问题，《专利审查指南》中也给出了重新确定技术问题的原则，作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请的说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。也即可以根据技术效果来确定技术问题，而不是基于区别技术特征自身来确定技术问题，技术特征即技术手段是解决技术问题的桥梁。本发明上述重新确定的技术问题就是根据这一原则来确定的。
《专利审查指南》还规定，在创造性判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示。这种启示会使本领域的技术人员在面对所述实际技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
也就是说，发明实际解决的技术问题的不同会导致发明创造性判断结果的不同。因为在判断现有技术是否给出技术启示时，是判断现有技术中是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决重新确定的发明实际技术问题的启示，这一点实务中易被忽略。实际上技术问题的确定是后续显而易见性判断的基石，这一点的改变会导致判断结果的变化。
综上所述，笔者认为，考虑技术启示，首先需准确确定发明要解决的实际技术问题，而不仅是考虑作为对比文件的现有技术是否公开了该区别技术特征。然后考虑该区别技术特征在该现有技术中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起到的作用是否相同，即判断现有技术中是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决重新确定的发明实际技术问题的启示。