作者：张浴月 合伙人、资深专利代理人、律师、英德电学通信代理部经理
摘要：随着中国计算机、生物技术、电子商务等相关产业的飞速发展，越来越多的这些领域的中国申请人向美国申请专利。美国专利法看似是个非常“宽容的”法律，其没有任何类似于中国的法2条、25条或欧洲的法52等的禁止性条款，即，没有哪个条款明确地对某些发明关上可专利的大门。然而，对于美国专利法101条在这些领域中的扩张又同时限制的角色，中国申请人需要深入理解，以便更好的做好预案，以及在收到审查意见后，进行良好的应对。
美国专利法看似是个非常“宽容的”法律，其没有任何类似于中国的法2条、25条或欧洲的法52等的禁止性条款，即，没有哪个条款明确地对某些发明关上可专利的大门。并且其唯一涉及可专利性客体的条款，即35 U.S.C.101，采用了非常正面的方式来规定发明获得专利的条件——“任何人，就其发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组分，或者其它任何新的且有用的改进，可以获得一项专利，只要该发明或发现也满足本法的其他规定”。这条规定在1952年引入美国专利法，用来扩张专利权的客体，被美国最高法院解释为“太阳下人创造的一切事物”都可以成为可专利的客体，从而通过判例的方式逐渐扫清在生命科学领域和与计算机相关的领域的授权障碍，成就了一系列惊世骇俗的专利，如转基因工程领域中的对检测致癌物质十分有用的哈佛老鼠专利，以及通过State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案（简称SSB案）商业方法案喊出了响亮的口号“有用、具体和切实的结果”的任何事物都可专利！
就在国人为美国专利法的包罗万象而感到欢欣鼓舞，向美国申请专利的热情一浪高过一浪时，却屡屡收到美国专利局发出的基于美国专利法101条的审查意见，有时竟然答复多次，不能通过，最终被驳回。原来，美国专利法101条不仅用来扩张专利权的客体,而且还被用来多种限制。这些限制包括：对某些发明的保护范围进行“瘦身”，甚至用来说“不”！事实上，美国专利法101条的功能颇多，如授权客体的划界，重复授权的依据。本文仅探讨最高法院，以及下面的联邦巡回上诉法院(CAFC)用101条来对可授权客体划界的作用。界线的这头就是属于101条可授权的客体，那头则不属于101条可授权的客体。这些不属于授权的客体主要位于生命科学和涉及计算机的领域，前者常遭到属于自然现象、自然规律的审查意见，后者则常遭到属于抽象方法的审查意见。
请看案例1：Int. Ventures v. Symantec: virus screening method。这是一个计算机病毒过滤方法发明，其包括的步骤要点是：检测所接收的数据是否具有病毒，如果检测到，则屏蔽该数据。在国人看来，这个发明就是放在较为严苛的中国专利法体系上，也绝对不会和不是专利客体沾上一点边。这绝对是满足解决了技术问题，使用了技术手段，获得了技术效果等3要素的客体啊！然而，这样的专利在后续被法院认为是抽象方法，不是可授权的客体，而无效了！
通过美国专利局于2017年7月25日公开的一份报告 ，我们看到了美国专利法101条之所以是这样的狠角色，因为它扮演了以下多个角色：铲除保护范围过宽的发明，除掉一些的用于模糊的低质量专利，以及用来应对在1990以及2000年早期授予的大量用过宽的功能术语撰写的专利。而这些功能，虽然不能说是完全对应，但是大致上在中国专利法，是由多个其他条款所发挥的，如细则20条规定的需要记载必要技术特征，法26条规定的说明书应当支持权利要求，以及审查指南中关于支持的含义是实质上支持，功能特征的解释方式等等。对于前述的案例1，在中国应该是通过细则20、法26条来限制其范围。
美国最高法院通过Bilski, Mayo, Myriad,以及Alice案，来调节专利排他权与公众利用间的平衡，来避免因天平过于倾向专利保护，从而妨碍技术的传播和应用，导致整个社会创新能力的降低。
理解美国专利法101条在制度设计上的以上多面角色，将有助于我们中国申请人做好预案，以及在收到审查意见后的对策。
请看案例2：
一种对来电呼叫进行应答的方法，包括：
确定来电呼叫的呼叫方号码是否存储在本地地址簿上；
如果没有，则发送呼叫方号码到一个黄页服务器上，该黄页服务器用于基于该呼叫方号码确定呼叫方姓名；
从黄页服务器上接收呼叫方姓名；
确定是否执行呼叫回复操作；
如果执行呼叫回复操作， 基于所接收的呼叫方的姓名，为所述呼叫方号码确定指定的分组类型；
确定与指定的分组类型匹配的指定呼叫内容；
将指定的呼叫内容发送给该呼叫方号码。
这个申请收到基于美国专利法101的审查意见。该审查意见指出，该案例的情况类似于案例1，涉及到抽象方法，不属于抽象方法的那些特征也仅是常规手段。
审查员在审查意见中用的是最高法院在2014年的Alice案中确定的2步测试法，又称为Alice 测试法：
对这样的审查意见，我们的对策是一一化解上述步骤2A和2B。
首先，我们要陈述意见，指出上述方法并不涉及司法禁止的客体——抽象方法，上面的每个步骤都不是用人类的抽象思想能完成的，从而化解步骤2A。
其次，我们退一步说，即使认为上述方法涉及抽象方法，该方法的其他特征也使得该方法已经“明显改性”为一个司法并未禁止的客体——一个具体领域的改进。
这里的“明显改性”系笔者自创，意欲阐释Alice 测试法2B步骤的“significantly more（显著大于）”的内涵,以强调美国专利法101与其创造性条款103的区别。这里的“明显改性”不是“明显改进”，后者是以现有技术为参照物进行比较，并且得出改进的技术效果，而前者则不是相对于现有技术而言的，而更强调落脚点是在某一个具体领域的改进和其技术效果。
以案例2为例，我们通过手机终端，以及智能答复的具体特征加到权利要求中，阐述这个方法是涉及到移动终端的呼叫答复功能的改进，顺利通过该审查意见的阻碍，获得授权。
这个案例带给我们的另一个启示就是，在一开始的撰写阶段，就应该注意将具体领域，具体软件、硬件的结构写在说明书中，这样在收到审查意见后，就能从容不迫从说明书中找到支持，进行修改和陈述意见了。
如果做得更到位的话，那就是在向美国申请时，从一开始就应当，不仅注意说明书的撰写，还注意权利要求的撰写。权利要求的撰写注意的要素是：特征有形化，领域具体化。前者意味着化解Alice测试的2A步骤，以软件发明为例，软件或算法的每个步骤是依托在有形的物理载体上的，从而避免了要求保护看不见摸不着的抽象思想的嫌疑；若难以化解Alice测试的2A步骤，后者意味着软件或算法的每个步骤和其他的特征组合在一起，应用在一个具体的领域中，产生具体的效果，将抽象思想“明显改性”为一个可授权的客体，从而避免了要求保护一个将抽象思想应用在了各种领域，在各种领域产生排他权的发明，造成过度垄断的嫌疑。
如果申请之初，就撰写适当的权利要求的话，就很有可能避免101的审查意见，如果没有其他的审查意见，就能很快的获得授权了，快到甚至没有任何审查意见就授权了。
简言之，美国专利法101条不仅在一般意义上排除不可专利的客体，还用来排除过宽范围的申请，其排除作用如同一个橡皮筋一样，还受到美国法院根据不同的时代的情况进行的牵引。当前的美国专利体系正处于一个由过去较为宽松的授权环境下转变为更为严格的弹回时期，即对于范围模糊或过宽的申请起着较强的排除作用，中国申请人更当予以重视，方能顺利拿到美国专利。