作者：李玉锁 合伙人、资深专利代理人
浅谈美国专利申请重复授权
专利权是一种无形财产权，是发明人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的一种占有权。由于专利权具有独占性这一主要特征，就要求对同一内容的发明创造，只能授予一项专利权，即，禁止重复授权。
禁止重复授权原则是各国专利制度的基本原则，也是维持专利权稳定的重要原则之一。美国作为世界上较早建立专利制度的国家之一，针对禁止重复授权原则，其不仅具有类似于其他国家的规定，还具有在其特有专利制度前提下独特的规定。本文旨在对美国的禁止重复授权原则进行粗浅的探讨。
重复授权原则试图防止专利独占权在专利期限之外的不合理扩展。从类型上分，美国专利重复授权主要具有两种类型：法定重复授权（statutory double patenting）和非法定重复授权（nonstatutory double patenting）。所谓法定重复授权，顾名思义，因其源自美国专利法的规定，故称为法定；而非法定重复授权，其并非源自美国专利法或实施细则，而是在美国MPEP（专利审查程序手册）中对其进行了规定，故称为非法定。下面将分别针对这两种类型进行说明。
一、 法定重复授权（statutory double patenting）
法定重复授权的法律依据
法定重复授权的法律依据是美国专利法35 U.S.C. 101。
美国专利法35 U.S.C. 101规定了一项发明获得专利的条件“任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组分，或者其它任何新的且有用的改进，只要该发明或发现满足本法的其他规定，就可以获得一项专利（Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.）”。
根据该规定，针对相同主题，不允许授予两项专利。否则，专利申请人将会收到基于法定重复授权的驳回。
法定重复授权的判断准则
那么如何来判断主题是否相同呢？美国MPEP 804 重复授权定义（Definition of Double Patenting）中给出判断35 U.S.C. 101重复授权的一种可靠的测试方法，即，在不字面侵权专利中的对应权利要求的前提下，申请中的权利要求是否能被字面侵权（whether a claim in the application could be literally infringed without literally infringing a corresponding claim in the patent）。字面侵权是指被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求中的每一个技术特征。
也就是说，如果在先专利与当前申请均被字面侵权，则当前申请存在重复授权问题；若在先专利没有被字面侵权，而当前申请被字面侵权，或者在先专利被字面侵权，而当前申请没有被字面侵权，则当前申请不存在重复授权问题。
法定重复授权的答复方式
针对35 U.S.C. 101的上述驳回，申请人可以针对指向同一发明的权利要求进行删除或者修改，以使其与在先专利的权利要求不具有相同的范围。需要注意的是，35 U.S.C. 101的驳回并不能通过提交terminal disclaimer（专利权终止声明）而克服。
二、 非法定重复授权（nonstatutory double patenting）
非法定重复授权的法律依据
非法定重复授权的规定主要在美国MPEP 804 Definition of Double Patenting中给出。基于非法定重复授权的驳回以公共政策(public policy)为基础，基于司法创建理论(judicially created doctrine)，以防止专利权的排他权被不正当或不恰当地延长时间。
基于非法定重复授权驳回的适用条件：
（1）发生冲突的权利要求不相同（Not identical）；
（2）至少一个在审申请权利要求与参考权利要求没有专利性差异（Not patentably distinct from each other），即，在审申请权利要求能被参考权利要求预见或相比于参考权利要求显而易见。
非法定重复授权问题通常发生在：
（1）两个或多个悬而未决（pending）的申请之间，称为provisional nonstatutory double patenting；
（2）一个或多个悬而未决的申请与专利之间；
（3）被重审的专利与一个或多个申请和/或专利之间。
此外，重复授权问题也可能在如下情况下提出：申请人提交了发明（utility）申请和植物专利的申请；或者申请人提交了发明申请和外观专利的申请。一般来说，应用到发明-发明情况的重复授权原则和准则同样可以应用到发明-植物或者发明-外观的情况。在适当情况下，在发明-植物情况下也可能发生重复授权驳回。
但请注意，重复授权并不涉及尚未进入美国国家阶段的国际申请。
非法定重复授权的答复方式
针对非法定重复授权驳回，审查员通常会要求申请人提交Terminal disclaimer。在提交Terminal disclaimer后，在审申请在被授予专利权之后，将在与先前专利相同的时间过期。通过这一方式，消除了后一专利授权对公众造成的潜在损害，同时确保不将后一专利认定为现有技术。
此外，应注意的是，提交terminal disclaimer后的相关案件必须绑定在一起进行许可或出售。
当然，除了提交terminal disclaimer之外，申请人也可以通过修改和/或意见陈述的方式，力证在审申请权利要求相比于参考权利要求具有专利性差异。
示例
在评论非法定重复授权时，审查员通常会以表格或者文字的形式对先前申请或专利以及在审申请的权利要求进行比对，然后认定二者的权利要求尽管不相同，但不具有专利性差异，进而触发非法定重复授权驳回。
例如，申请B是专利A的继续申请（CA），申请B的独立权利要求在专利A的独立权利要求的基础上删除其中一个特征，即，申请B相比于专利A的权利要求的保护范围扩大。此时，审查员会认定申请B和专利A的权利要求不相同但二者不具有专利性差异，进而认定申请B属于非法定重复授权驳回的情况。
彩蛋：上述示例中，申请B是专利A的继续申请，因而申请B应享有专利A的申请日，即二者的申请日相同，那么还有必要再提交terminal disclaimer使申请B的专利到期日与专利A的到期日相同吗？
答案是肯定的。这是因为美国专利保护期限的特殊性造成的。在美国，专利期限调整（PTA）和专利期限延长（PTE）制度会导致专利保护期限并不固定为20年。这样，即使上述申请B和专利A拥有相同的申请日，也不能确保二者同一时间到期。所以，申请人有必要提交terminal disclaimer以使申请B的专利到期日与专利A的到期日相同。
结语：
美国专利制度历史非常悠久，经过长时间沉淀下来的专利法规繁冗复杂，各项法条规定之间又相互制约。希望本文能给读者带来有关美国专利申请重复授权的一点点启发，进而获得更多的处理能力和经验。