作者：潘一诺 专利代理人
根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，申请专利的发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一，也是专利审查意见中经常被提及的问题之一。
同时，技术问题及技术效果的确定又是创造性审查中的关键性衡量要素。
○根据专利法第二十二条第三款的规定：
创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
○根据《审查指南》第二部分第四章：
发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。
发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。
○同时《审查指南》中规定：判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：1）确定最接近的现有技术；2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题，是上述三个步骤中的第二步，在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用，对创造性审查结论有直接影响。
因此，根据审查员在审查意见中提供的对比文件确定区别技术特征并重新确定发明实际解决的技术问题是答复审查意见时，常用的答辩方式之一。
下面将以一具体实例来说明，审查意见答复中，发明实际解决的技术问题的确定。
该案（申请号201210536531.3）公开了一种“单杠变频压缩机的变容量控制方法”，其权利要求1：
一种单缸变频压缩机的变容量控制方法，其特征在于：单缸变频压缩机采用吸气旁通，压缩机气缸1侧设置多个旁通孔2，多个旁通孔2通过电磁阀3控制与气缸吸气腔4和排气腔5的通断，多个旁通孔2与气缸吸气腔连通时，压缩机变容量运行，多个旁通孔2与气缸排气腔5连通时，压缩机全容量运行。
其结构参见该案公开文本图1
该案图1
该案说明书中公开的预期要解决的技术问题为：
本发明在单缸变频压缩机运转频率容许的范围内实现更小的制冷量/制热量，增加压缩机容量变化的范围，保证了压缩机在多种工况下的稳定可靠运行。
审查员在第一次审查意见中提供对比文件1（KR10-2006-0065801A），对比文件1公开了如下内容：单缸变频压缩机3采用吸气旁通（气缸侧通过一旁通阀124设置有旁通孔31a），压缩机3的气缸114侧设置一个旁通管31，一个旁通管31通过三通阀30控制与气缸吸气管21和排气管22的通断，旁通管31与吸气管21连通时，压缩机3变容量运行，旁通管31与气缸114排气管22连通时，压缩机3全容量运行。
其结构参见对比文件1图1
对比文件1图1
由此可见，对比文件1公开的内容，实际上与权利要求1公开的内容几乎相同，其区别技术特征仅在于：1）设置有多个旁通孔；2）旁通孔并未设置有旁通阀。
若单独针对该两个区别技术特征本身来与审查员进行争辩，会由于该两个区别技术特征的设置过于简单，从而被审查员评述为本领域技术人员所易于想到的。同时，该案预期要解决的技术问题（增加压缩机容量变化的范围，保证了压缩机在多种工况下的稳定可靠运行）由于过于上位，也与对比文件1所要解决的问题相同。
为了能够解决这一问题，我们可以将该两个区别技术特征带入整个结构及整个运行过程来重新确定该两个技术特征带来的发明所实际解决的技术问题，以便说服审查员。
由于本案与对比文件1预期解决的技术问题都是容量变化和容量切换，因此，可以对该案权利要求1所要求保护的结构与对比文件1的结构在容量切换的过程进行比对分析：
在容量切换的过程中，根据对比文件1的结构，其压缩机3是直接切换到全/小容量状态下工作；
而该案的压缩机由于设置了多个旁通孔，且旁通孔并未设置有旁通阀（区别技术特征），从而使得该案的压缩机是在缓冲过程后再切换到全/小容量状态下工作的。
通过对容量变化和容量切换过程的分析，在与审查员争辩时，将发明实际解决的技术问题落地并具体化确定为：如何使得压缩机在缓冲过程后再切换到全/小容量状态下工作，进而缓解压缩机的寿命和性能的降低。
尽管，该案的结构几乎与对比文件相同，其区别技术特征也非常简单，但在答复审查意见时，通过将发明预期解决的技术问题依据区别技术特征重新确定为更为具体的发明实际解决的技术问题，并由此说服了审查员，最终获得了授权。
通过上述具体实例，在收到针对创造性的答复审查意见时，可以通过如下方式来确定发明实际解决的技术问题，以增加说服审查员的可能性：
1、从技术方案整体分析区别技术特征
即，不单独比对区别技术特征本身，而是将区别技术特征融入整个结构和运行过程中分析，来确定发明实际解决的技术问题；
2、技术问题具体化
即，根据分析结果使发明实际解决的技术问题相比发明预期要解决的技术问题更加具体化，便于审查员更准确的了解区别技术特征所能实际解决的技术问题及可以带来的功能或效果。