作者：李镇江 资深专利代理人、诉讼代理人
我国《专利法》第33条规定，“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。
允许申请人在提交专利申请后对其申请文件进行修改，是因为如果在撰写申请文件时在申请文件中存在与其发明创造不符的表述，或存在概括出的保护范围不能够准确表达出发明或实用新型的实质的情况，既不利于对发明创造的保护，也不利于公众对专利信息的运用。对申请人的修改提出内容上的限制，是为了防止将申请人在申请日后想出来的发明创造囊入到该申请日提出的专利申请的内容，造成对其他申请人的不公平。
在世界各国的专利实践中，基本也都有类似的要求。但是，各个国家的法律规定虽然类似，但《专利审查指南》上的解释不尽相同，在审查时考量的方向也会有微小差别。下面，将就中、日、美、欧这一审查标准在司法解释和实际考量上的差别作一个探讨，以便大家在各国的专利申请实务中对能够在各国作的修改更加得心应手。
《中国专利审查指南》规定，“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接、毫无疑义地确定的内容。如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接、毫无疑义地确定，那么，这种修改是不允许的”。
从中可以看出，按照《中国专利审查指南》，对于修改超范围的标准是比较严格的。如果申请人对初始提交的申请文件作了修改，只要这种修改文字上与原申请文件的文字不完全相同，就要求必须“从原申请记载的信息中直接、毫无疑义地确定”。
而“毫无疑义地确定”含义是，从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能，这个标准是非常严格的。而“从原申请记载的信息中直接、毫无疑义地确定”也排除了在原申请的基础上借助于公知常识确定的可能性。
《欧洲专利审查指南》中，关于以上“修改超范围”的判断标准从字面基本与中国一致。中国的上述“修改超范围”的判断标准从历史上来源于欧洲。但是，从《欧洲专利审查指南》其它部分中关于允许进行的修改的举例中，又透露出其对于“直接、毫无疑义地确定”的把握上，与中国关于“修改超范围”的审查又有很大差距。
例如，《欧洲专利审查指南》根据第T331/87号决定对替换或删除权利要求中的技术特征的情形作了规定。在以下情况下，替换或删除权利要求不违反专利法的规定：（1）所述特征在原始公开中不被解释为必要技术特征；（2）基于发明所解决的技术问题，所述特征不是发明的实施所必要的；（3）删除该特征不要求其它特征的实质性变化来弥补所述改变。
而这些情况，在中国可能并不被认为属于“直接、毫无疑义地确定”的情况。例如，允许在权利要求中删除非必要技术特征，但是，如果在原始公开中并不存在与删除非必要技术特征后的表述完全相同的表述，那么至多根据发明目的，从原始公开中既能推导出带有该非必要技术特征的方案，也能推导出不带有该非必要技术特征的方案，这种情况显然不属于“毫无疑义地确定”的情况。
另外，在欧洲判例T823/96中，原始申请文件的权利要求中表述是“多个泵浦光源”，即泵浦光源的数量至少为2。在修改后，变成了“泵浦光源”，即泵浦光源的数量可以为1。
欧洲专利申诉委员会认为，原始申请的读者在实施本发明时会考虑1个光源的可能性，而且原申请文件也没有明确排除使用1个光源的可能性，根据申请文件的内容，没有理由认为多个光源是实现其发明目的的实质内容。
通过该判例，可以看出，虽然《欧洲专利审查指南》存在与《中国专利审查指南》类似的“直接、毫无疑义地确定”的表述，但是，欧洲的审查实践中，允许本领域技术人员公知常识的引入，也可以结合发明目的进行判断。
更重要地，它不要求从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能。在判例T823/96中，即使结合发明目的能够推导出1个以上光源的技术方案，也先显然2个以上光源的技术方案也可以推导出，在中国不属于“毫无疑义地确定”的情况。
在日本，在2003年之前，也同样采用类似中国、欧洲的“直接、毫无疑义地得出”的判断标准，但在2003年，《日本专利审查指南》将“直接、毫无疑义地得出”改成“无证自明”的表述。
从字面上，它要求在没有其它证明作为佐证的前提下，仍然能够得出，这种表述规避了从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能的要求。从《日本专利审查指南》的判例中，确实可以看出，它已经将思考的方向从是否从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能的要求中解脱出来。
《日本专利审查指南》记载了这样一个判例。权利要求中描述“记录和/或再生装置”。实施例中仅记载了一种CD-ROM再生装置。申请人为克服新颖性问题将权利要求中的“记录和/或再生装置”修改为“盘记录和/或再生装置”。判决认为，无论是“磁带记录和/或再生装置”还是“盘记录和/或再生装置”均适用于其技术内容。
该判例证明了，《日本专利审查指南》将“直接、毫无疑义地得出”改成“无证自明”的表述后，确实不再从从是否从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能的方向进行“修改超范围”的考量，而是考量对于本领域技术人员来说，是否是不参阅其它资料，自然能从原公开内容中得出的。
而美国，对于“修改超范围”的标准，则对申请文件更加宽松。根据MPEP的规定，如果在说明书或附图中引入了新的主题，则审查员可以依据35USC132以引入了新的内容为由拒绝。但是，如果在权利要求书中引入了新的内容，审查员应当依据35USC112第1段以不满足书面描述要求（written description requirement）为由拒绝。
也就是说，美国对于权利要求和说明书的修改引入新内容，采用不同的审查标准。同时，MPEP还规定，“对于权利要求的修改，修改后权利要求的任何限定都应得到原始公开的清楚的、隐含的或固有的支持”。
从中可以看出，美国对于权利要求修改超范围的判断标准，与权利要求得到说明书的支持是基本一致的，其允许根据原始公开的内容，在修改时在权利要求中进行重新概括。
由此可见，美国关于“修改超范围”的标准对于申请人最为宽松，与说明书得到说明书的支持的标准基本是一致的。日本遵循“无证自明”的标准，强调的是在没有其它证明作为佐证的前提下，仍然能够得出，不考虑从原申请文件中推导出修改后的特征的唯一性。而欧洲也遵循“直接、毫无疑义地得出”的标准，但允许引入公知常识和发明内容进行判断。中国的审查标准最为严格，不但不能引入公知常识和结合发明内容判断，还要从原申请文件中只能推导出修改后的特征，而不存在其它可能性。只有深入了解各个不同国家的专利实践，才能在不同国家的专利实务处理中，游刃有余，挥洒自如。