作者：马凯华 资深专利代理师
在答复审查意见的实践中，使用两篇对比文件结合来评述一项权利要求的创造性是一种常见的审查意见，在大多情况下，构成权利要求的技术特征分别公开于两篇对比文件中，但是，这两篇对比文件往往并不属于完全相同的技术领域。在评价发明是否具备创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。
根据《专利审查指南》第二部分第2.2.3节规定，在发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且，在说明书的背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和确定，但是，仅限于涉及由本发明或实用新型的技术方案所要解决的问题和缺点。因此，根据说明书中“背景技术”记载的内容即可以确定该申请的发明目的。
申请人在答复审查意见时，首先应要从技术角度分析本申请与对比文件之间的技术领域的差异是否会导致存在特定的技术差异，是否能够结合，然后再重点关注另一篇对比文件在这种技术领域的差异的基础上能否给所属技术领域人员带来相应的技术启示。
对于对比文件是否能够结合，其实质就是，当所属技术领域的技术人员采用其中一篇对比文件公开的技术方案并发现其存在的技术不足时，是否有动机把另一篇对比文件中公开的相应技术手段结合进来。因此，两篇对比文件是否能够相互结合的判断基础是：具有相同或相似的技术不足，具有相同或相似的发明目的。如果通过分析发现两篇对比文件之间存在影响相互制约的因素，并由此使得这种直接结合无法形成有效的技术方案，那么就找到了这两篇对比文件无法显而易见结合的最具有说服力的理由。
但是，代理人在收到审查意见之后，大多忽略了判断对比文件的技术领域之间是否存在差异，直接进行技术特征的对比、分析。然而，在意见陈述中关于本申请与对比文件的任何比对和分析，都应建立在本申请与对比文件具有相同或相似的发明目的之上。由此，对于发明目的的确认在答复审查意见阶段非常重要。
由此，反观代理人在新申请中关于背景技术的撰写：根据专利法实施细则第二十条第二款规定，独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，这里所提到的技术问题即与背景技术部分所阐述的技术问题相对应。代理人应要注意对于说明书“背景技术”的撰写，如果“背景技术”撰写不当，很容易会导致独立权利要求存在“缺少必要技术特征”的问题。
对于说明书“背景技术”的撰写，首先，说明书的“背景技术”部分需要分析目前传统技术的缺点，并根据该缺点对应地指明本申请要解决的技术问题是什么。在描述目前传统技术的时候应要客观、有目的性的对其缺点进行分析和论述，以为引出本申请所要解决的技术问题而服务。并且，所引出的本申请所要解决的技术问题应与本申请的独立权利的技术方案相对应。
对于目前传统技术的描述角度及详细程度，也需要代理人认真考虑。代理人需要根据本申请的技术方案，确定最接近的对比文件，确定相对于最接近的对比文件的区别技术特征是什么，该区别技术特征的难易度、对应的新创性的高低进行不同角度及程度的描述。
关于技术问题的描述角度要符合普通技术人员的思维逻辑，不要生搬硬套一个技术问题，犯类似“事后诸葛亮”的毛病。对于有些发明人提供的原技术问题，有嫌落入“非技术问题”的时候，代理人更应该认真考虑描述角度的问题，如何巧妙的、换角度描述将其描述成“技术问题”。
关于对传统技术的描述的详细程度，其中，一种描述方法可以为，将本申请作为开拓性、首创型发明进行“背景技术”的描述，本申请的技术方案认定为全新的技术方案，对于“背景技术”的描述只需大概描述该技术产生的环境即可。
其次，如果本申请的区别技术特征为较为细节的技术特征，“背景技术”也应尽量避免对过多细节的描述。撰写“背景技术”同时，应考虑独立权利要求的保护范围，使“背景技术”能够与独立权利要求的上位概念呼应。
并且，为避免“背景技术”公开较多的技术特征，对本申请的具体技术方案产生暗示或隐含的启示；或者，由于公开较多细节特征，影响本申请方案的新创性的高度。对此，代理人可以将对于“背景技术”中所涉及的较为具体的技术方案放置于说明书的具体实施方式部分进行详细分析描述，以备在后续审查工作中发挥作用，并避免由于“背景技术”的公开对后续审查工作产生争议。
因此，代理人无论是在处理审查意见的答复过程中，还是在申请文件的撰写过程中，甚至在后续的侵权纠纷以及无效审查过程中，代理人都应重视说明书的背景技术部分的撰写。代理人不能简单的根据交底内容中发明人声称的背景技术进行申请文件的说明书的背景技术的撰写，也不能直接完全按照最接近的对比文件作为背景技术进行撰写，代理人应在撰写时对申请文件的整体思路进行把握，以形成更高质量的专利申请文件，更好地维护申请人的利益。