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作者:许正仁 专利工程师

韩国为了缩短专利审查周期在实质审查阶段给予申请人陈述意见的机会非常有限,而且在收到最终拒绝理由之后进行修改时受到比较严格的约束,因此在收到拒绝理由之前主动对专利申请文件进行修改,能够为申请人争取到宝贵的修改机会。此外,如果在存在缺陷的情况下被公开,则不仅无法向公众准确地传递专利内容,而且在被授予专利权的情况下,会增大专利权人行使权利的难度。

为了平衡专利申请人和公众的利益,韩国对申请人对专利申请文件进行修改在时机和范围上进行了限制。

一、申请阶段审查意见通知书类型

1. 最初拒绝理由通知(专利法第47条第1款第1项),最初收到的拒绝理由通知或者最后拒绝理由通知之外的拒绝理由通知。

2. 最后拒绝理由通知(专利法第47条第1款第2项),针对最初拒绝理由通知修改而导致的拒绝理由通知。

3. 拒绝决定(专利法第62条),审查员经过审查后认为专利申请属于专利法第62条的情况时发出拒绝决定。

4. 再审查后的拒绝决定,审查员对申请再审查后认为仍未能解决拒绝决定中指出的拒绝理由时发出拒绝决定。

二、对专利申请文件进行修改的时机

1. 自提出专利申请至收到最初拒绝理由通知之前可随时进行修改;

2. 在收到最初拒绝理由通知后2个月内进行修改;

3. 在收到最后拒绝理由通知后2个月内进行修改;

4. 在请求再审查的同时进行修改。

三、不同时机对专利申请文件进行修改的要求

提交专利申请后申请人发现申请文件中存在的错误或者被审查员指出问题时,能够对申请文件进行修改,根据上述不同时机对专利申请文件的修改需要满足的要求各不相同。以下,介绍对于在各个不同阶段需要满足的要求。

1. 自提出专利申请至收到最初拒绝理由通知之前

需要注意的是最初拒绝理由通知的发出次数并不限于一次,例如,在第二次审查中指出的问题是应在第一次审查中指出的问题时,该拒绝理由通知仍为最初拒绝理由通知。

收到最初拒绝理由通知之前的修改是基于申请人的意愿主动进行的修改而被称为主动修改。这个阶段对修改的限制相对少,只要申请人不增加新的事项即可,能够在原说明书、权利要求书和附图的范围内进行修改。虽然没有明确记载在原说明书、权利要求书和附图,但是本领域技术人员能够从其推导出的事项不属于新的事项。

2. 在收到最初拒绝理由通知后在2个月内进行修改

这个阶段的修改是申请人为了解决审查员指出的问题而被动地进行的修改而被称为被动修改。

这个阶段对修改的限制与收到最初拒绝理由通知之前的阶段相同,只要申请人不增加新的事项即可,能够在原说明书、权利要求书和附图的范围内进行修改。

鉴于韩国在答复最初拒绝理由通知时的修改限制相比中国放宽,而在收到最后拒绝理由通知时的修改限制相对严格,因此,申请人可以考虑利用收到最初拒绝理由通知时的修改机会,为了争取尽可能大的保护范围而尝试基于原说明书、权利要求书和附图对权利要求进行较大的修改。另一方面,由于韩国相比中国来说,给予申请人的答复机会有限,因此申请人在答复前需要根据各案的特点来判断是不修改争辩还是进行缩限修改。

3.在收到最后拒绝理由通知后在2个月内进行修改

最后拒绝理由通知也可能发出多次,若因修改申请文件而存在新的拒绝理由,则会发出最后拒绝理由通知。

此阶段对申请文件进行修改相比收到最初拒绝理由通知为止的修改受到严格限制,除了不能超出原始说明书和附图的范围外,还需满足如下条件:

首先,禁止增加新的事项;

其次,只能对权利要求进行缩限性修改、消除笔误或解释不清楚,具体而言:

a. 限定权利要求、删除权利要求、权利要求中增加进一步限定技术特征的缩限性限定;

b. 对错误的记载内容进行订正;

c. 针对不清楚的记载内容进行解释;

d. 被指出修改超出原始说明书和附图的修改后回到修改前的权利要求,或者回到修改前的权利要求的同时进行符合a、b、c的修改。

4.在请求再审查时的修改

在韩国收到拒绝决定后可以采取2种答复方式:

1. 提出不服审判,类似于中国的前置审查之后的复审过程,此时不允许对申请文件进行修改,提出不服审判的期限为收到决定副本之日起30日内。因此,在对申请文件进行评估后认为不服审判请求成功的可能性不高时,可以考虑通过分案的方式对有授权前景的技术方案进行修改后进行申请。

2. 提出再审查,再审查类似于中国复审过程中的前置审查,此阶段要求修改是对权利要求的实质性内容进行的,并由原审查员继续审查。请求再审查的期限为收到拒绝决定副本之日起30日内。请求再审查阶段对修改的要求与收到最后拒绝理由通知阶段相同,即只能对权利要求进行缩限性修改、消除笔误或解释不清楚。在收到再审查的拒绝决定后只能提出不服审判,而不能提出再审查。

四、不被接受的修改

审查员在认定诸如基于第47条第1款第2项和第3项的修改违反第47条第2款或第3款,或者因其修改(基于第47条第3款第1项和第4项的修改中删除权利要求的修改除外)而产生了新的拒绝理由时,拒绝接受该修改。

在审查员认定修改不符合要求时会做出拒绝修改,并依据修改前的版本继续进行审查。

五、小结

本文对于韩国专利申请过程中的通知书类型、文件的修改时机及修改方式等进行了简单的介绍,希望能够对于提交韩国专利申请起到一定的参考作用。

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