作者：石海霞 资深专利代理师
国家知识产权局在2019年9月25日发布了关于《专利审查指南》修改的公告（第328号），宣布2019年11月1日起将实施修改后的《专利审查指南》。此次修改的一个重要方面是对创造性的“三步法”判断方法以及公知常识举证的相关规定的修改。本文对该部分内容进行解读。
一、修改内容
二、修改解读
1、对技术问题的确定提出了更加严格的要求
《专利审查指南》（下文中简称为“指南”）中规定通常采用“三步法”来评价创造性，其中第二步涉及如何确定发明实际解决的技术问题。第二步是创造性判断至关重要的一步，这一步的判断是否合理将严重影响第三步“有无技术启示”的结论正确与否。
在指南修改之前，要求根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。而修改之后，要求根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题（参见上文修改1）。另外，修改后的指南还指出：“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”（参见上文修改2）。
a. 依照修改后的指南要求，确定技术问题时应当考虑区别特征在本发明中的效果，而不是该特征自身的效果或者该特征在其他技术方案中的效果。
关于如何根据修改后的指南来确定技术问题，CNIPA给出了如下的一个例子。
本发明的技术方案如下：
发明人发现在二苯基砜化合物的制备过程中存在二苯基砜化合物产品着色的问题，这是由于容器里的金属离子渗出导致，着色会影响产品品质。本发明提出的解决方案是在容器上增加耐腐蚀层，该耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等，以避免金属离子渗出。本发明说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二苯基砜化合物产品着色。
本发明权利要求1要求保护一种制备二苯基砜化合物的方法，该权利要求限定了反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。
对比文件1公开了一种二苯基砜化合物的纯化方法，权利要求1与对比文件1的区别在于：本发明使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件1未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物产品着色的问题。
审查员检索到对比文件1之后，认为区别特征是对比文件1没有公开容器具有耐腐蚀层。基于该区别技术特征，可能有如下两种方式确定技术问题：
一种方式是，既然区别特征是本发明具有耐腐蚀层，则可以认为本发明实际解决的问题是“如何防止容器发生腐蚀”。
另一种方式是，考虑到本发明的耐腐蚀层是为了防止金属离子渗出导致产品着色，可以确定本发明要解决的技术问题是“如何防止二苯基砜化合物产品着色”。
上述第一种确定技术问题的方式仅考虑了区别特征本身所起的作用，而没有考虑该区别特征在本发明中所起的作用，因而不符合修改后的指南中关于如何确定技术问题的要求。第二种确定技术问题的方式考虑了耐腐蚀层在本发明中所起的作用，因而符合修改后的指南中关于如何确定技术问题的要求。
b. 依照修改后的指南要求，所确定的技术问题应当具体而不能过于上位。如果过于上位，则该技术问题并不是根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定的技术问题，而是一种常规或通用的技术问题。
在实践中，可能会收到这样的审查意见：例如，审查员检索到了一篇最接近的现有技术D1，D1与本发明的区别特征在于多个部件之间的连接关系，基于这样的区别特征审查员可能将技术问题确定为：如何实现多个部件之间的连接。这样确定的技术问题显然过于上位和宽泛，并没有考虑这种部件之间的连接关系在本发明中的所起的作用。
c. 依照修改后的指南要求，确定技术问题时应当整体考虑区别技术特征带来的技术效果。
在实践中，在存在多个区别特征的情况下，审查员可能会逐个分析这多个区别特征、确定各个区别特征各自所解决的技术问题、进而简单组合这些技术问题得出本发明所要解决的技术问题。这种技术问题的确定方式往往容易忽略技术特征之间的关联，简单地将单个特征对应到单个问题，导致的后果就是认定每个特征各自的创造性贡献都不够。
在机械领域，所谓关联的特征可能是存在机械配合关系的多个部件；在通信领域，所谓关联的特征可能是与信号传输关联的多个步骤；在化学领域，所谓关联的特征可能是化学反应中关联的步骤、工艺条件等。这些关联特征协同合作产生特定技术效果，应当考虑该特定技术效果来确定这些关联特征所解决的技术问题。
2、提高了关于公知常识的举证要求
在指南修改前，如果审查员认定某个特征属于公知常识时，可以说理或提供证据。在实践中，审查员往往仅提供说理而鲜有提供证据的情况。
在指南修改后，说理和提供证据的优先级调换，要求审查员优先提供证据（参见上文修改3）。尤其是，如果审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。这就从一定程度上限制了审查员滥用公知常识评述创造性的几率。
三、指南修改后的影响
4.1. 总体而言，此次修改对于申请人而言是利好，对于审查员而言增加了更多的约束和负担。对于目前在审查中的申请以及2019年11月1日之后提交的申请，在收到审查意见后，如果申请人不同意审查员关于公知常识的认定，尤其是不同意审查员把涉及发明点的特征认定为公知常识，则可以在答复审查意见时要求审查员提供证据。
4.2. 修改后的审查指南中，关于公知常识证据的形式没有进一步规定。指南中关于公知常识的概念是通过举例的方式给出的，其中指出，公知常识例如为本领域解决该重新确定的技术问题的惯用手段、或教科书或工具书等。具体而言，公知常识的证据可以是本领域的教科书、工具书、技术词典、技术手册等。
考虑到实质审查阶段审查员要审查的案量较大，如果要求审查员提供公知常识证据，同时又将公知常识的证据形式局限于教科书、工具书、技术词典、技术手册这有限的几类，可能对审查效率造成影响。笔者初步判断在未来的审查意见中可能会出现其他的公知常识证据形式，例如网页、网络视频、期刊杂志文章等。当然，这些新形式的证据的公开日期如何认定以及是否应被视作公知常识，可能也是未来需要考虑的问题。