作者：冯春时 资深专利代理师、律师
答复客户各种各样的咨询构成了笔者工作的一部分。这不，最近又来了一个客户咨询，能否以外国发明专利申请作为优先权申请中国外观设计专利？通常案件都是发明或实用新型要求发明或实用新型的优先权，外观设计要求外观设计的优先权，问题中的情形还真的没有遇到过。客户咨询无小事，为了获得答案，笔者进行了一番小调研，结果发现，这还真是一个有趣的问题。
《专利审查指南》2010年版第一部分第一章6.2节规定，“要求优先权，是指申请人根据专利法第二十九条规定向专利局要求以其在先提出的专利申请为基础享有优先权。申请人要求优先权应当符合专利法第二十九条、第三十条、专利法实施细则第三十一条、第三十二条以及巴黎公约的有关规定。”
可见，《专利法》专利法第二十九条、第三十条、《专利法实施细则》第三十一条、第三十二条以及巴黎公约的有关规定构成了要求优先权的法律依据。顺便说一下，国际条约在我国一般分为直接适用和转化适用，其中WTO协议以及知识产权条约中的大部分条款都需要转化适用，但从审查指南的该规定可见，巴黎公约关于优先权的规定在我国是直接适用，这是比较少见的。
根据《专利法》第二十九条第一款的规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”无论该款中的“相同主题”如何解释，毫无疑问的是，在先申请和在后申请为相同申请类型是可行的。
关于其他组合，专利法以及实施细则中没有明确的规定，我们再到巴黎公约中找一找。根据巴黎公约第4条E：（1）向一个成员国提交一份外观设计申请，要求以提交的一份实用新型申请为基础获得优先权的，优先权期限应当与以一份外观设计申请为基础时要求获得优先权相同；（2）此外，也允许在一个成员国提出一份实用新型申请，要求以一项专利申请为基础获得优先权，反之亦然。由巴黎公约第4条E部分可见，在先申请为实用新型的情况下，在后申请可以是外观设计，但此时优先权期限只有六个月。另外，发明和实用新型可以互为优先权基础。
综合以上规定，可得下表：
表中有据可依的情形以√表示，而情形①-③缺乏明文规定。关于②和③的情形，文献1指出是不允许的。关于①的情形，文献1和2皆认为不允许，而文献3虽认为不合理但也承认在目前中国实践中不被允许。也就是说，无据可依的情形①-③在当前中国实践中都不被允许。
众所周知，外观设计申请在很多国家仅包括图片或照片，尽管也有些国家还包括简要说明，例如中国，但几乎都不包括关于技术手段和效果的描述，因此②和③的情形难以主张优先权，实践中也几乎不会这样操作，因此不被允许是可以理解的。然而，情形①不被允许则并不合理，其原因在于：
1.文献1和2中都指出，由于各国普遍规定实用新型申请必须有附图，因此可以作为外观设计申请的优先权基础，而发明专利申请不一定有附图，在没有附图的情况下就不能够作为在后外观设计申请的优先权基础，因此不接受发明专利申请作为外观设计申请的优先权基础。显然，这样的解释是不充分的，因为其忽略了一部分发明专利申请是带有附图的。例如，在公开号为CN104205828A的发明专利申请（作为其优先权的在先申请也为发明专利申请）中包括以下附图。
显然，该附图中包括外观设计要素。
2.优先权制度的根本出发点是为了使成员国申请人的发明创造能够方便地在其他成员国获得专利保护，其客体从根本上讲应该是发明创造的内容，因此应从在先申请和在后申请的实质内容判断其是否属于“相同主题”，而不应拘泥于申请类型。
3.因巴黎公约和我国的专利法律法规中没有规定，即使通过书面或者从实践中给予明确地接受，与巴黎公约和我国的专利法律法规并不矛盾。
4.日、美、韩、欧等或通过书面规定或通过实践确认了情形①的可接受性。《日本意匠审查基准》第101.3.6“优先权基础申请不是外观设计申请和实用新型申请的情形”规定到，巴黎公约未规定发明专利申请和商标申请作为外观设计优先权基础，在我国（指日本），该种优先权主张的效果根据不同法律间（指特许法（发明专利法）、实用新案法（实用新型法）、意匠法（外观设计法）、商标法等）的申请能否相互转换进行判断。
对于发明专利申请作为外观设计优先权基础的，由于日本规定发明专利申请和外观设计申请相互之间可以转换，如果以发明专利申请作为外观设计优先权基础，只要外观设计申请与优先权证明文件显示的是同一设计，就可以享有优先权，而从商标申请向外观设计申请的转换不被允许，因此以商标申请作为外观设计优先权的基础不被允许。由此可见，日本以书面规定明确了情形①的可接受性。
此外，美国、韩国、欧洲虽然没有如日本一样以书面规定，但都通过实践进行了明确。其中，美国MPEP关于外国优先权规定到，在一定条件并且满足某些要求的情况下，在美国提交的专利申请可以享受在外国提交的在先申请的申请日。这些条件规定在35U.S.C.119(a)-(d),(f),172,365(a),(b),386(a),(b),37CFR1.55.（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html）。这些条款并不关注在先申请和在后申请的类型，而是采取了在先申请和在后申请须是“相同的发明创造”这一更为宽泛的措辞。在这些主要国家或区域都给予接受的情况下，出于对等原则，中国应该接受情形①。
基于以上观点，笔者请教了专利局资深专家，得到的答复是，关于情形①，曾经有过允许的案例，但还缺乏具有普遍指导性的审查政策，目前，专利局正在结合加入海牙协定和专利法修改考虑明确相关审查基准，敬请期待！
尾声花絮：笔者在查找资料的过程中，外国论坛一个发表在2年多之前的帖子引起了笔者的注意。帖子的楼主说，按照他的经验，在美国，除了发明申请不能够要求外观设计的优先权之外，其他各种组合都被允许，但他刚刚在一本书中读到美国外观设计申请仅允许要求中国实用新型或者外观设计的优先权而不允许要求中国发明专利申请的优先权，其中原因楼主百思不得其解（https://patents.stackexchange.com/questions/16996/can-a-u-s-design-application-claim-priority-of-a-foreign-invention-application）。尽管不能确认以上情况是否属实（回帖中有网友称找到一些要求中国发明专利申请优先权的美国外观设计申请被授权的案例），但笔者可以推断楼主一定不了解中国的规定：）
文献1：中国专利法详解，尹新天，知识产权出版社，2011年3月第一版，P382-390
文献2：日本的发明专利申请能否作为中国外观设计优先权的基础，路莉、赵北北，当代经济，2017年9月刊，第25期，P90-91
文献3：发明专利申请可否作为外观设计的优先权基础，王美芳，中国发明与专利，2012年第7期，P90-95