作者:关冠 流程业务管理
在专利申请中,优先权日的重要性自不必说,这个必争之日决定着专利申请新颖性和创造性的评判。如果优先权要求不成立,丧失了优先权日,那么在优先权日至申请日之间公开的文献很有可能成为现有技术,从而破坏专利申请的新创性。而本次讨论的EP2771468B1专利,就是由于所要求的优先权不成立而被撤销。
EP2771468B1专利是一项关于CRISPR/Cas9技术的核心专利,此项价值百万欧元的专利曾于2018年1月17日被欧洲专利局(EPO)异议部门(Opposition Division)在异议阶段的口审程序后宣布撤销。此事件在业内轰动一时,专利权人于第二日又提交了上诉请求,而就在今年一月,EPO上诉委员会(Boards of Appeal)在口审中维持了之前异议部门的决定,驳回了专利权人的上诉请求。已授权的专利被撤销无疑会给专利权人带来巨大损失,更何况此类核心专利。而导致此项专利被撤销的主要原因:是一个有关专利流程的优先权转让问题。
笔者将就本案案情进行简要回顾和分析,希望给考虑在欧洲布局专利的申请人带来些许及时的提示。
案情回顾及分析:
EP2771468B1专利是一项要求了12件美国临时申请为优先权、并通过PCT途径进入欧洲的专利。我们暂且将这12件优先权申请简称为P1-P12。异议提出者指出,本案权利人无权要求P1和P2的优先权,导致优先权日被认定为P3的申请日,而由于优先权日的推迟,其间公开的有关文献被视为现有技术,从而破坏了本欧洲专利的新创性,因此EPO宣布该专利被撤销。那么究竟是什么原因导致本案权利人未能成功要求到P1和P2的优先权呢?我们先来看看欧洲专利的相关法条是如何规定的。
根据《欧洲专利公约》(EPC)第87条的规定,任何向巴黎公约缔约国或WTO成员国提出发明专利、实用新型专利或实用证书申请的申请人或其权利继承人,就同一项发明创造提出欧洲专利申请时,在第一次申请提出日之后的12个月期间享有优先权。
根据EPO《审查指南》(Guidelines for Examination)第三章第6.1(ii)节有关优先权要求的规定,欧洲专利申请的申请人(即在后申请人)应与在先申请人相同或应为在先申请人的权利继承人。针对(ii)中所述,申请的转让(或优先权的转让)必须发生于之后提交的欧洲申请的申请日之前,且是符合相关国家法律规定并被视为有效的。该转让的证明文件可稍后提交。
然而,针对在后欧洲申请是由共同申请人提出的情况,申请人之一是在先申请的申请人本身或其权利继承人即可,不需要专门将优先权转让给其他申请人,因为在后欧洲申请是由这些申请人共同提出的。这同样适用于在先申请是由共同申请人提出的,并且这些申请人或其权利继承人均位于在后欧洲申请人之中的情况。
由此可见,要求了优先权的欧洲专利申请人,应为在先申请人本身或其权利继承人,并且优先权的转让必须完成于之后欧洲申请的申请日之前。
那么我们再看看本欧洲专利EP2771468B1的情况。本欧洲专利所基于的PCT国际申请PCT/US2013/074819要求了12项美国临时申请作为优先权,其中优先权申请P1和P2均为下列8位发明人提出的,而之后提交的PCT国际申请,最初是由下列6位申请人提出的:
之后,在PCT国际阶段,申请人变更为目前的3位权利人,即The Broad Institute, Inc.,Massachusetts Institute of Technology和President and Fellows of Harvard College。
如果要享有P1和P2的优先权,在后申请人需在申请日前获得在先申请的权利,然而P1和P2的发明人和申请人Luciano Marraffini并没有将在先申请的权利转让给任何一位在后申请人,不论是在申请日之前,还是申请日当天或之后。而实际上,Luciano Marraffini曾把其在P1和P2的权利转让给了洛克菲勒大学,但没有洛克菲勒大学把它在P1和P2的权利在申请日之前转让给任何一位在后申请人的官方记录。
同时,Naomi Habib,David Benjamin Turitz Cox和Shuailiang Lin也并没有在PCT申请日前将他们在P1和P2中的权利转让给在后申请人。因此,本专利的权利人在提交专利申请时并没有权利要求P1和P2的优先权。同样的情形也发生于P5和P11中。由于P1和P2优先权的丧失,而随之优先权日被推迟,被引用的公开文献被视为现有技术,破坏了专利的新创性,导致专利被撤销。
温馨提示:
通过这一案例,提醒即将在欧洲进行专利布局的申请人注意,如果即将提交的在后申请的申请人与在先申请人不同时,可参考以下两种方式处理:
1. 在后申请人需要于申请日之前获得在先申请的权利,可以通过与在先申请人签署转让协议;
2. 提交在后申请时,在后申请人至少包含所有在先申请人;提交申请之后,再办理在后申请权利的转让手续。
同时,如上述EPO《审查指南》中提到的,如果在后欧洲申请的申请人数量多于且包含了全部在先申请人,则可不用专门办理优先权的转让手续。
对于优先权的转让,各个国家/地区的专利法规要求不一,因此,在向各国开展专利布局之前,需要充分了解当地优先权要求法则,办理必要之手续,以免被诉无权要求优先权而丧失宝贵的优先权日,进而导致可能的专利权丧失。
上述内容为笔者在实际工作经验中总结,仅供申请人或代理机构参考。在实际作业中,请以专利局网站上发布的相关信息及法律法规为准。