作者：卢旺 专利代理师
根据《专利法》的规定，向我国国家知识产权局专利局递交的发明专利申请需要经过两个阶段的审查：初步审查和实质审查。在实质审查阶段，审查员通常以审查意见通知书的形式，将审查的意见和倾向性结论通知申请人。在答复独权缺乏创造性的审查意见时，答复者通常会逐篇分析审查意见通知书中引用的对比文件，将申请文件与对比文件进行比较，找到申请文件与对比文件的区别技术特征。对于需要修改独权才能克服创造性缺陷的申请文件，答复者需要从权利要求书或说明书中找到区别技术特征，将区别技术特征加入申请文件的独权中，以克服申请文件的创造性缺陷。
对申请文件的修改，应当符合《专利法》第33条的规定“不得超出原说明书和权利要求书的记载范围”同时，为了克服申请文件的创造性的问题，修改后的权利要求应当具有突出的实质性特点和显著的进步。
如果通过修改权利要求使申请人获得了授权，申请人就要花费财力物力对获得的专利权进行维护。因此，作为专利代理师，在答复审查意见中修改申请文件时，除了需要考虑申请文件与现有技术的区别，还需要考虑客户的实际需求。尤其对于区别技术特征没有应用于实际产品中的申请文件，客户的需求是获得专利权？还是保护实际产品？客户的需求不同，修改申请文件的方向也会不同。
以下，笔者将通过案例进行说明。
案例：本申请权利要求中保护了一种功耗控制方法，功耗自动控制通过监控主机的数据流量，控制模块进入降功耗模式，以及公开了几种降功耗模式的具体内容。笔者在答复了第一次审查意见通知书后，在第二次审查意见通知书中，审查员仍然认为本申请权利要求所保护的技术方案相对于对比文件，不具备《专利法》第22条第3款规定的创造性。笔者通过仔细分析本申请和对比文件，确认本申请中的独权需要进一步修改，并在说明书中找到本申请与对比文件的两个区别技术特征：区别技术特征一：监测到主机的数据流量低于a时，功耗自动控制开启；监测到主机流量在一定时间内始终高于b时，功耗自动控制关闭。区别技术特征二：根据监控到的数据流量确定数据流量所属的数据流量标准，根据数据流量标准确定数据流量对应的预设降功耗模式，进而生成可用于指示该预设降功耗模式的功耗控制指令，功耗控制指令指示模块进入相应的降功耗模式。
笔者通过查看本申请的技术交底书，确定上述区别技术特征均被记载在技术交底书中，并非专利代理师撰写时扩展的方案。
通过检索，笔者认为将区别技术特征一加入独权中得到的修改后的独权，比将区别技术特征二加入独权中得到的修改后的独权，创造性更高。
但通过笔者与本申请的发明人沟通，确定区别技术特征一没有被应用在实际生产中，区别技术特征二已经被应用在实际生产中。
由于已经是对第二次审查意见通知书的答复，即使撤回申请，也不能节约实质审查的费用。因此，对于答复时申请文件的修改，呈现在笔者面前的有两个方向：方向一：依据区别技术特征一对申请文件进行修改，本申请授权可能性较高。
由于实际生产中，功耗自动控制的开关由是否得电控制，通过监测流量控制功耗自动控制的开关，在实际生产中并没有得到应用，并且发明人认为其在未来得到应用的可能性较小。那么，即使依据区别技术特征一对申请文件进行修改，使这个专利获得了授权，也不能为申请人带来利益。相反的，由于申请人每年需要为该专利缴纳年费，该专利还会使申请人利益受损。
方向二：依据区别技术特征二对申请文件进行修改，本申请授权的可能性较低。
如果审查员认为依据区别技术特征二修改得到的独权仍不具备创造性，导致本申请被驳回，申请人会错过获得本申请专利权的机会，申请人获得的授权专利的数量会减少一个。
这时，就要考虑到申请人的实际需求。申请人是想要能够保护产品的专利？还是想要更多的专利数量？
笔者通过和对方的专利工程师沟通，专利工程师确认，对方想要的是能够保护产品、能够为自身带来利益的专利，并不追求专利的数量。
因此，笔者选择了方向二对本申请的申请文件进行了修改，对方专利工程师通过审核笔者的答复文件，认可了笔者的修改方式。
通过这个案例，可以发现，技术交底书可能是在产品生产前撰写的，在实际生产过程中，技术交底书中记载的技术方案，并不一定都会得到应用。专利代理师在答复审查意见时，不仅仅需要让专利获得授权，更需要考虑到申请人的实际需求，在答复中修改申请文件时，要选择适合客户需求的修改方向。尤其对于区别技术特征没有应用于实际产品中的申请文件，在答复审查意见时要与客户充分沟通，了解客户的实际需求，才能更好的为客户服务。