作者：张昊 专利代理师
在中国发明专利申请的实质审查中，创造性问题相关的审查意见最为常见，因此，如何合理且有效地答复此类审查意见一直都是专利代理师重要的专业技能。
创造性答复思路概述
“三步法”通常是答复创造性问题的常用手段，在大多数情况下，按照“三步法”的思路都能够找到答复创造性问题的突破口。但是，“三步法”不是万能的，也存在其自身的局限性。
《专利审查指南》（2020版）（以下简称《指南》）第二部分第四章规定“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”。也就是说，评价发明的创造性时，要综合考虑技术方案、技术领域、技术问题、和技术效果这四者，不能将这四者割裂开。
《指南》第二部分第四章中还规定“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”。从以上规定可知，判定发明是否具有突出的实质性特点的关键在于显而易见性的判定，但并不要求这种显而易见性必须是关于技术方案中的技术特征的。
而《指南》第二部分第四章中规定的“三步法”步骤为：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判定要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。可见，“三步法”对于显而易见性的判定是基于对技术方案中的技术特征的判定。
然而，一成不变的基于“三步法”考虑答复创造性问题的策略容易陷入到仅着眼于发明的技术方案、而忽略发明的技术问题和技术效果的思路。
正如《指南》第二部分第四章中规定的“判断发明创造性时需考虑的其他因素发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论”：
（1） 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；
（2） 发明克服了技术偏见；
（3） 发明取得了预料不到的技术效果；
（4） 发明在商业上获得成功。
因此，在答复创造性时，除去“三步法”之外，还可以从以上四个方面思考答复策略。下面笔者将结合具体案例分析如何从“预料不到的技术效果”的角度答复创性问题。
案例分析
某申请请求保护一种油墨组合物，包括有色染料、聚合物分散剂、有机溶剂、表面活性剂、缓冲剂、杀菌剂、去离子水，其中聚合物分散剂包括疏水部分，同时限定了各个成分的比例。
而对比文件公开了一种有色炭黑组合物，包括水、湿润剂、分散剂、表面活性剂、抗微生物剂和炭黑颜料分散体，同时限定了各个成分的比例。
如果按照“三步法”的思路考虑答复策略，将得出与对比文件的区别在于：（1）有色染料；（2）去离子水（3）缓冲剂（4）成分的比例不同。
对于区别技术特征（1），首先，炭黑和染料都属于着色剂，且在油墨中所起的作用一样，因此本领域技术人员将对比文件1中的炭黑替换为有色染料，属于常规替换。
对于区别技术特征（2），去离子水是水的一种类型，对于本领域技术人员而言，同样属于常规替换。
对于区别技术特征（3），缓冲剂属于油墨中调节PH值常规手段。
对于区别技术特征（4），本领域技术人员基于对比文件1组分的比例进行有限实验和合乎逻辑的分析同样能够得到。
因此，按照“三步法”的思路进行创造性答复将限于寻找区别技术特征，从而很难找到答复的突破口。而如果跳出“三步法”的思维定式，从技术问题和技术效果的角度出发则较容易找到答复思路：
首先，所示案例的说明书中明确记载了：“墨组合物中的聚合物分散剂包括疏水部分，该疏水部分能够使得聚合物分散剂吸附到碎屑表面上，使得在碎屑颗粒之间产生排斥力，以使碎屑从例如打印头表面之类的表面散落（例如成团）和/或变松散，从而提高了打印头的性能。如果不及时处理这些堆积的碎屑，则这样的碎屑可能导致例如从打印头喷射到打印媒介（例如，纸张）上的墨滴的引导错误，这使得墨滴可能会错过其目标位置和/或彼此重叠，从而使得在逐条线打印的过程中形成空白线条带。申请人通过经验测试已经发现，与不包括具有疏水部分的聚合物分散剂的墨组合物相比，利用本申请的技术方案形成的墨组合物在给定的打印区域中产生更少的空白线条带”。
可见，该发明要解决的技术问题为：如何减少打印头处的碎屑，通过改善打印头的状况改善打印效果，而解决该技术问题的关键在于聚合物分散剂中的疏水部分。也就是，利用聚合物分散剂中的疏水部分能够减少碎屑，通过改善打印头的状况改善打印效果。
而对比文件的背景技术部分公开了：“聚合物分散剂在被加入基于颜料的喷墨油墨中时起重要作用。将合适的聚合物分散剂加入黑色的喷墨油墨中可以极大地改进油墨稳定性、在相纸上的耐污损性/抗刮擦性以及在普通纸上的轮廓色和抗污损性。加入这种聚合物分散剂还可以改进黑色油墨的打印品质，例如文字清晰度和边缘锐度。然而，某些聚合物分散剂的存在增加油墨的粘度和干燥时间并减弱油墨对打印介质的可润湿性。这导致当黑色油墨被打印至不同类型的介质上时差的喷射和较高的介质敏感性。因此，难以选择待使用在黑色的油墨制剂中而不牺牲炭黑油墨的预期的高打印品质的合适的聚合物分散剂的混合物”。
并且，对比文件的说明书还公开了：“发明人已经发现，通过将独特的聚合物分散剂的混合物结合入不同类型的炭黑油墨制剂中，降低了在普通纸上的油墨渗透速度和铺展速度，因此获得了被打印在普通纸上的黑色油墨的最优设计打印品质”。
从以上公开可知，无论是本领域的相关技术还是对比文件的方案本身，都着眼于利用聚合物分散剂改善油墨本身的特性，而没有想到利用聚合物分散剂来改善打印头的状况。相比之下，在本申请的技术方案中，聚合物分散剂中的疏水部分能够使得聚合物分散剂吸附到碎屑表面上，使得在碎屑颗粒之间产生排斥力，以使碎屑从例如打印头表面之类的表面散落（例如成团）和/或变松散，从而提高了打印头的性能。也就是说，本申请能够争辩创造性的关键点在于利用已知的聚合物分散剂实现了具有显著进步的技术效果，因此，在争辩创造性的过程中，从聚合物分散剂实现的技术效果角度出发更容易突出本申请的核心，更容易说服审查员。
结语
在针对审查意见中指出的创造性问题进行答复时，专利代理师需要始终将技术方案、技术领域、技术问题、和技术效果作为一个整体进行考虑，综合考虑技术方案与技术效果之间的内在逻辑，而不能局限于对技术方案进行机械比对，这是因为在如上述案例所述的一些情况下，即使技术方案相同，产生的技术效果也不一定相同。