作者：苏婷瑜 商标代理人
涉外商标定牌加工，俗称贴牌，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，国内加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。
在日前经济全球化日益加深、经贸合作分工紧密的复杂形势下，涉外商标定牌加工行为符合全球化经济合作发展的需求，但涉外商标定牌加工过程中是否涉及侵犯国内商标注册人的合法权利，应根据不同情形进行个案认定，并要符合我国经济社会发展的实际情况，这既可以保护正当的涉外商标定牌加工国际贸易行为，又能有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响力商标的不诚信行为。
本文将从三个已经终审判决的案例分析以下两个问题：
1、涉外商标定牌加工行为在何种情形下会被认定为商标侵权行为？
2、为防权利纠纷，涉外商标定牌加工法律关系中的各方应注意哪些事项？
一、涉外商标定牌加工行为在何种情形下会被认定为商标侵权行为？
案例1：“无印良品”商标案[1]
案情简述：北京棉田公司2000年申请了第24类1561046号“无印良品”商标。日本良品计画依据“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”提出异议，主张在前述申请日前其已委托珠海良品公司定牌加工“無印良品”毛巾、床单等，且该商标在中国境内已使用且经宣传销售有一定影响力，还主张棉田公司申请的“无印良品”是恶意抢注其在先有一定影响的商标。本案争议焦点之一：珠海良品公司的定牌加工行为是否属于在中国境内的商标使用行为，各级法院对此认定如下：
一、二审法院认为：珠海良品公司负责日本良品计画海外市场的商品加工、检测及配送。现有证据仅能表明在被异议商标申请注册之前，日本良品计画的“無印良品”商标在香港或其他地区已经实际使用，并不能证明在中国大陆地区实际使用过。
再审法院认为：商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。日本良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”。
在“无印良品”商标案中，经再审认定，珠海良品公司接受日本良品计画委托加工生产“無印良品”毛巾等商品的行为不属于商标使用行为，不属于商标侵权的事实之一。
案例2：“东风”商标案[2]
案情简述：上柴公司是在柴油机商品上“东风”商标的商标权利人，商标注册证为第100579号和第624089号。常佳公司接受印尼PTADI公司委托，加工生产“DONGFENG（东风）”牌柴油机，印尼商标证为IDM000089328。上柴公司主张常佳公司未经其许可，加工生产带有“东风”商标的行为是对其商标权的侵犯。本案争议焦点之一：在认定侵权前，需要判断常佳公司的定牌加工行为是否属于在中国境内的商标使用行为，各级法院对此认定如下：
一审法院审理认为：上柴公司在我国对“东风”商标享有商标专用权，常佳公司主张其根据印尼商标权人的委托，依照委托人提供的印尼商标证书生产制造柴油机配件且全部出口印尼，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。
二审法院审理认为：在认定定牌加工行为是否构成侵权时，要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身是否已尽到合理的审查或注意为前提。上柴公司“东风”商标在2000年认定为驰名商标；印尼PTADI公司注册非印尼官方语言的商标，即中文及拼音“东风DONGFENG”，具有不正当性；常佳公司接受印尼PTADI公司委托书未尽到合理注意义务，侵犯了上柴公司注册商标专用权。
再审法院审理认为：在接受印尼PTADI公司委托加工业务时，常佳公司已尽到了合理审查义务，审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认，不侵犯上柴公司注册商标专用权。
在“东风”商标案中，经再审认定，常佳公司（即国内加工方）已尽到了合理注意义务，与印尼PTADI公司（即境外商标权利人）签订了合法授权，无相关证据证明存在恶意，常佳公司定牌加工“东风”牌产品的行为不属于商标使用行为，不构成侵权。
案例3：“HONDA”商标案[3]
案情简述：本田株式会社是在车辆等商品上“HONDA”商标的商标权利人，商标注册证为第314940号。恒胜公司接受缅甸美华公司委托，加工生产“HONDAKIT”摩托车散件。本田株式会社主张恒胜公司未经其许可，在摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，明显突出“HONDA”文字，构成侵犯其商标专用权。本案争议焦点之一：在认定侵权前，需要判断恒胜公司的定牌加工行为是否属于在中国境内的商标使用行为，各级法院对此认定如下：
一审法院认为：恒胜公司辩称其行为系受美华公司授权的定牌加工行为，但其提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为。恒胜公司在本田株式会社的类似商品第12类摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在于突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为已经构成侵犯本田株式会社注册商标专用权。
二审法院认为：恒胜公司所实施的行为不是商品销售行为而是涉外商标定牌加工行为，其与美华公司于2016年4月3日签订的合同，名为《销售合同》，实为涉外商标定牌加工合同。恒胜公司定牌加工行为不属于侵权。
再审法院认为：本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。恒胜公司在本田株式会社取得系列注册商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，有明显恶意，属于商标使用行为。纠正二审判决。
在“HONDA”商标案中，经再审改判，恒胜公司虽取得了美华授权在中国境内加工产品，但在摩托车上突出“HONDA”文字、缩小“KIT”文字的行为有明显恶意，根据个案实际情况，应认定为突出的商标使用行为，属于商标侵权。
二、为防权利纠纷，涉外商标定牌加工法律关系中的各方应注意哪些事项？
以上三个案例给我们带来很多的思考，譬如涉外商品定牌加工行为在何种情形下会被认定为商标侵权行为？为防止权利纠纷，涉外商标定牌加工法律关系中的各方应从中汲取哪些经验？这些思考和经验能在实际工作中指引我们更好的应对错综复杂的全球化形势。
以下为笔者总结整理的涉外商标定牌加工法律关系中的各方需要注意的一些事项：
1、国内加工企业
对于国内加工企业而言，在接受他人定牌加工（贴牌）之前，应当尽到合理的注意义务，履行必要的审查义务。
具体如上案例2中，常佳公司作为国内加工企业提供了与印尼PTADI公司签订的授权委托书和商标权属证明，委托内容写明加工产品仅出口至印尼并在印尼销售，贴附产品上的标识与印尼权属证明一致，这些证据可以证明常佳已尽到了合理注意义务，法律不能再强求常佳公司在接受加工委托时注意更多的事项。
再具体如上案例3中，恒胜公司为国内加工企业提供了与缅甸美华公司签订了委托揽加工合同，前者负责办理出口事宜，将相关产品全部出口至缅甸，但恒胜公司在实际贴牌过程中将缅甸注册商标“HONDAKIT”中的“HONDA”文字突出显示、“KIT”缩小显示，可见其对他人已注册知名商标HONDA明知，具有明显恶意，未尽到必要的审查义务。
2、国内商标注册人
对于国内商标注册人而言，如上三个案例中的商标权利人，在维权过程中体验更多的是时间、精力和财力的疲倦，所幸中国大陆知识产权司法环境日益完善，司法机关会依据各方当事人个案情况予以判断。国内商标注册人在开拓海外市场时，也极大可能面临在目标国家被抢注的风险，明智的方式之一是提前进行海外商标布局，以免后续消耗更多的时间成本和经济成本去打击国外的恶意抢注行为。
3、境外权利人或境外使用人
对于境外权利人或境外使用人（定作人）而言，在寻求在他国定做产品前需要厘清如下材料：
⑴ 找正规的定作方，出具合规的授权委托书，尤其注意尽到合理的审查义务。
⑵ 准备合法的商标权属证明，必要时，依据涉外法律文件的证据力提供经公认证的权属证明。
⑶ 明确定作行为只在中国境内加工，全部出口至权属国，不会造成中国境内消费者的混淆。
笔者认为，在经济全球化日益加深、经贸合作分工紧密的当下，涉外商标定牌加工行为符合全球化经济合作发展的需求。涉外商标定牌加工行为是否构成侵权，从上述三个案例中我们可以预测：首先，如果定作方具有合法商标权属证明、合规的授权委托且加工方尽到了合理注意义务，则此时的定牌加工行为理应不会被认定为侵权，这是未来审判的趋势，也是符合我国经济发展的实际情况；其次，我们还需要考虑是否有另外情形，即如果有相反证据显示加工方未尽到合理注意义务，或具有明显模仿他人在先知名商标的行为，则此时的定牌加工行为极有可能会被认定为侵权。当然，特定时期特定市场的交易形式有所不同，我们应当具体问题具体分析。我们也期待未来出现更多具有参考性的案例和司法解释，帮助我们更好地对涉外商标定牌加工案件整理宝贵的经验。
注释：
[1] 最高人民法院行政判决书，（2012）行提字第2号；
[2] 最高人民法院民事判决书，（2016）最高法民再339号；
[3] 最高人民法院民事判决书，（2019）最高法民再138号；