作者：沈恺 实习律师、专利工程师
在侵害外观设计专利权纠纷案件中，有时会涉及到“功能性特征”的概念，如最高人民法院的指导案例（2015）民提字第23号，以及最高人民法院的公报案例（2012）行提字第14 号，都涉及到外观设计的“功能性特征”界定。人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，一旦认定某项设计特征主要由技术功能决定，对该项设计特征应当不予考虑。所以，如何理解外观专利中的一项特征是否为“功能性特征”，对法院在被诉侵权行为的认定上有重要的影响。
不同于发明或实用新型专利，外观专利不存在权利要求书，所以侵害外观设计专利权纠纷的案件对于一项特征是否为“功能性特征”的理解无法建立在语言描述的基础上，而是建立在对被诉侵权产品的技术理解的基础上。因此，在对外观专利领域的“功能性特征”的界定上，存在不完全一致的情况。不仅如此，该“功能性特征”与我们较为熟悉的权利要求中的“功能性特征”如何区分，仍然存在着误区。针对这些概念和运用的认识偏差，笔者结合案例对“功能性”的界定因素作了进一步的分析，并从原告、被告的角度分别论述了“功能性特征”的主要效果，以理清在不同案情下使用“功能性特征”论述的作用和局限。
要准确理解某项特征是否为外观专利中的“功能性特征”可分为三步。第一，什么是“功能性特征”。第二，外观专利中的“功能性特征”与发明或实用新型专利中的“功能性特征”，两者之间如何区别。第三，某项特征是否属于“功能性特征”对案件有什么意义。
首先，什么是外观设计专利权纠纷案件中的“功能性特征”？根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称专利法司法解释二），“功能性特征，是指…通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”。作字面解释可以理解为功能性特征是技术特征。进一步的，结合外观专利的定义，可具体理解为，在结合颜色、形状和图案作出的富有美感的工业设计中，功能性设计是具有技术功能或者技术效果的特征。以上理解给出两层启示：第一，外观设计中存在技术考量；第二，外观设计专利中除了外观特征之外，也包括技术特征，即使这些技术特征是隐藏在外观设计专利产品内部的。对于第二点，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称专利法司法解释一）第十一条诠释为“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时…主要由技术功能决定的设计特征…应当不予考虑”，间接的将“功能性特征”归入由技术属性主导的“设计特征”。那究竟功能性特征是专利法司法解释二中所称的“技术特征”，还是专利法司法解释一中所称的“设计特征”呢？下文将作进一步分析。
其次，如何区分发明或实用新型专利中的“功能性特征”与外观专利中的“功能性特征”。不妨结合例子从发明或实用新型专利中的“功能性特征”着手。“A，用于翘起地球”与“B，用于打洞”两个权利要求，假若两种情况都没有更进一步的结构、组分、步骤、条件或其他关系的解释，那么，这两个权利要求仅包含纯粹的“功能性特征”。这是比较容易理解的。而外观专利中的“功能性特征”并不这么直截了当。我们用一个故事来分析。三万年前，山顶洞人甲和乙用碳灰在洞穴绘制壁画，分别设计出圆形的和椭圆形的车轮，并申请了外观专利（是的，我们假设彼时已存在专利制度。事实上，无论在哪个年代，我们的认知都是有限的、发展的，所以用什么年代的例子并不重要）。此时，山顶洞人的知识和认识有限，圆形并非人们已达成共识的车轮形状，甲和乙也并非因为了解几何特征而将车轮设计为圆形和椭圆形，仅仅因为在诸多形状中对圆形和椭圆形情有独钟。此时，圆形车轮和椭圆形车轮的形状都不含技术考量，而是纯粹的外观特征，并非“功能性特征”。倘若甲抗议乙侵权，乙抗辩称椭圆形同样是对美的追求，是创造，很可能得到广大山顶洞群众的支持。而如今，倘若有人设计出一款与外观设计专利的颜色和图案一模一样的、但形状是椭圆的轮胎，并称“车轮的轮廓形状是外观特征”，没有技术考量，不是技术特征，就未必能得到多数现代人的支持了。但假设乙设计的椭圆轮子安装在旱冰鞋上有助于在石子路面上或其他凹凸不平的面上更平稳的行进，那么很有可能该椭圆形轮子的设计既是外观特征，又是技术特征（或者说功能特征）。
由此不难看出，工业外观设计的特征，至少存在两种属性，即技术属性与外观属性。这也符合工业设计领域的实际情况，几乎任何产品的外观设计通常都需要考虑两个基本要素：功能因素和美学因素。功能因素贡献技术属性，美学因素贡献外观属性。可以说，大多数产品都是功能和外观的结合。就某一外观设计产品的具体某一设计特征而言，具有功能性和美感的双重需求，是两者妥协和平衡的产物。跑鞋公司不仅在其跑鞋中加入高科技含量的气垫，还将其设计为透明的，使其更为美观；Thermos保温杯的杯盖设计，兼具美观和防漏保温技术；笔记本电脑屏幕的窄边框设计，使得屏幕的有效面积增大同时整体外观更小巧。兼具外观与技术的设计特征比比皆是。只有在特殊的情形下，某种产品的某项设计特征才可能完全由外观或者技术所决定。比如说，由于技术受限，只能设计成圆形；或由于不涉及技术，设计外观不受限制；更多的情况介于这两极之间。外观和技术妥协和平衡过程中，设计特征的外观属性越强，对于整体视觉效果的影响可能越大一些，反之，技术属性越强，对于整体视觉效果的影响可能越小一些。随着技术的进步和审美的发展，这种过程是动态的、主观的以及比较的。总之，正如以上椭圆轮子的例子所反映的，设计特征的外观和技术属性在两万年前和如今可能截然不同，最终需要结合具体情况进行综合评判。绝对地区分技术特征和外观特征在大多数情况下是不现实的。判断外观专利中的某一特征是否为“功能性特征”，更多取决于该特征的外观属性是否被技术属性稀释，以至于该特征由技术属性主导。
外观属性和技术属性普遍共存，如何认定两者由谁主导呢？最高人民法院在(2015)民提字第23号指导性案例的民事判决书中对涉案专利的一特征是否为“功能性特征”有如下论述，“具体到一项外观设计的某一特征，大多数情况下均兼具功能性和装饰性，设计者会在能够实现特定功能的多种设计中选择一种其认为最具美感的设计，而仅由特定功能唯一决定的设计只有在少数特殊情况下存在”。最高院在肯定大多数外观设计兼具功能性和装饰性这一理解的同时，对结合实际情况如何认定“功能性特征”（技术特征）进行了分析。具体地，最高人民法院认为“涉案授权外观设计与被诉侵权产品外观设计的区别之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一类跑道状推钮设计…只要在淋浴喷头手柄位置设置推钮，该推钮的形状就可以有多种设计。当一般消费者看到淋浴喷头手柄上的推钮时，自然会关注其装饰性，考虑该推钮设计是否美观，而不是仅仅考虑该推钮是否能实现控制水流开关的功能。”，由此认定涉案专利的“推钮”设计特征不是功能性特征。这有两层含义，首先，有无出水推钮对淋浴喷头整体美观的影响能自然受到消费者的关注，因此推钮设计的外观属性较强，无法被技术属性稀释；其次，“该推钮的形状就可以有多种设计”，换句话说，为实现“控制水流开关的功能”，并非只存在有限种设计方案，更不是涉案专利中呈现的仅此一种，其外观不是由技术主导的。当被诉侵权产品上缺乏该推钮时，其设计与涉案专利产品之间产生了强烈的反差，从而产生了整体视觉效果上的显著差别。本案中，当涉案专利产品具有某个特征，而被诉侵权产品缺乏该特征时，最高人民法院在认定此功能是否为功能性特征的态度可见一斑。那么，当涉案专利产品和被诉侵权产品均具有对应的某个设计，但不完全相同时，又如何认定呢？接下来的最高人民法院另一个案例给出了更多启示。
最高人民法院在（2012）行提字第14号公报案例（外观设计专利无效行政案）的行政判决书中对两个区别特征是否为功能性特征有如下说理，首先，“（针对区别特征一）基于本案现有证据，无法确定在先设计产品是双轴可旋转的编程开关，亦无法确定其矩形凹槽用于与旋钮配合实现调节信号输出。专利复审委员会关于在先设计在中间环形轴上设置缺口是为了实现不同的信号控制功能，区别特征一是功能性设计特征的主张依据不足，本院不予支持”。由此可见，在外部的矩形凹槽外观特征和内部的调解信号输出的技术特征之间存在强因果关系上，法院认为并不是一般消费者可以认知的，故没有支持区别特征一是功能性特征的主张。根据“谁主张谁举证”的原则，主张某特征为功能性特征（技术特征）的一方承担举证义务以及举证不能的后果。其次，“区别特征二，本专利和在先设计两者下部的引脚位置不同”，“引脚的数量与位置分布是由与之相配合的电路板所决定的，以便实现与不同电路板上节点相适配。在本专利产品的一般消费者看来，无论是引脚的位置是分布在底座的一个面上还是分布在两个相对的侧面上，都是基于与之相配合的电路板布局的需要，以便实现两者的适配与连接，其中并不涉及对美学因素的考虑”，因此区别特征二对本专利产品的整体视觉效果并不产生显著影响。从以上最高人民法院的说理可以看出，法院认为，从电路板布局与引脚的位置的因果关系中，推断出引脚的位置并不以美学因素为考量、而以技术考量为主导的结论，是在一般消费者的知识水平和认知能力范围内的，由此作出区别特征二是技术特征的认定。该认定基于一个重要的原则，即对技术特征的判断，不在于外观特征的可选择范围是否客观上（技术领域的设计者能想到的）受技术限制而减少或丧失，而在于外观设计产品的一般消费者主观判断（“看来”）该外观特征是否由特定内在技术特征所限定，因而弱化了对该设计特征是否具有装饰性和美观的考虑。
笔者在此基础上进一步分析，当考虑技术和外观之间的因果关系时，设计空间较大、可选择的设计方案较多的，特征之间的区别较不容易被注意到；设计空间较小、可选择的设计方案较少的，特征之间的区别更容易被注意到。这也是符合专利法司法解释二第十四条的规定的。这里进行区别的主体是假想的“一般消费者”，“看来”或“注意到”应作“发现并理解”诠释。只有当消费者在发现的基础上进一步理解了某特征的技术属性和外观属性之间的关系，才有可能作出“并不涉及对美学因素的考虑”的判断。
这也就是说，在进行某个特征是否是功能性特征的判断之前，首先要明确判断对象：是某个产品，还是产品的某个部件，或者是某个具体、特定的特征，比如轮子的尺寸、大小，手柄弯折的弧度、引脚的位置、部件与部件之间的连接方式等。这取决于授权专利和被诉侵权产品比对后归纳出的区别特征。并且，该设计的设计空间大小对比对结果也会产生影响。当该特征的设计空间较大时，“一般消费者”有较大的比对空间，命中率“较低”，在其知识和认知范围内，“发现”该特征存在区别，并且“理解”该区别是由技术决定的可能性较小。反之，则“一般消费者”有较小的比对空间，“命中率”较高，更容易“发现并理解”该特征由技术所决定。比如，直升飞机的螺旋桨一般都位于机舱的上方。若是“一般消费者”发现一种直升飞机的螺旋桨位于机舱的下方、机翼上，或者一种缺乏螺旋桨的直升机，则很容易“理解”该区别特征是由技术因素所决定的，而不是美学因素。
至于“一般消费者”应该在何时、何种情况下“发现并理解”，笔者认为，并不应有严格的时间范围或情景的限定。既可以是决定购买的那一刻，也可以是购买并使用后，还可以是购买、使用并比对过不同产品后。也就是说，但凡是“一般消费者”在没有收到外界提示的情况下，通过与产品的接触，有可能意识到某特征的功能和外观之间的因果关系的，即满足了“看来”和“注意到”的要求。即便是在被问及该特征时意识到，也属于“一般消费者”自身的“发现并理解”。若要求“一般消费者”在选购时或其他更为苛刻的情景下意识到这一点，是既不合理也不现实的。退一步讲，要求专利审查员在审查外观设计专利时，判断出每个可能的技术特征也是不现实的。这是因为判断外观特征与技术特征是否存在因果关系并不在审查的范围内。实务中，技术特征往往是在有针对性、目的性的比对中产生的。
回顾专利法司法解释一第十一条第一款：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时…对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑”。也就是说，尽管外观设计中不可避免的存在多多少少的技术考量，但当也仅当技术特征占主导地位时，该特征无需进行评定，即将此特征剥离了侵权比对的范围。对原告而言，如果设计特征的功能性太强，被认定为“功能性特征”排除在侵权比对的范围之外，尽管会使被诉侵权产品更容易落入专利保护范围，但同时也自愿放弃了该设计特征的外观属性。在判断专利权有效性时，若无法区别于现有设计，将增大被认定无效的风险。因此，当部分设计特征被认定为功能性设计特征时，该外观设计专利权的稳定性也遭到削弱，反而可能为被告所用。所以，“功能性特征”是把双刃剑，原、被告均须在实务中准确地把握和谨慎地使用这个概念。
同时，不难想象，法官在衡量主导地位的过程中将享有一定的自由裁量权。但自由裁量权也是有限的。如果过分强调外观特征与技术特征的一一对应关系，把具有两种或者两种以上替代设计的特征排除在技术特征之外，则会过分缩限技术特征的范围。假设某特征只有两种替代方案，但被法院认定为不属于技术特征，如此一来，外观设计申请人可以通过对该两种替代设计分别申请外观设计专利的方式实现对特定功能的垄断，不符合外观设计专利保护具有美感的创新性设计方案的立法目的。所以，法院在行使自由裁量权时，要准确拿捏设计空间与主导地位之间的关系。多大的设计空间属于一般消费者自然“注意到”该特征由技术因素所决定，要求法官面对一方当事人在外观设计专利纠纷案件中提出“功能性特征”的主张时，对涉案专利背后隐含的技术也有相应的了解。