作者：戴彬 专利代理人 隆天知识产权代理有限公司 日韩生化部
《专利法》第26条第4款规定“发明或者实用新型申请文件的权利要求书应当以说明书为依据”，《专利法》第33条规定“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。这两个法条均体现了“权利要求”与“说明书记载内容”之间的关系，因此在实务中比较容易混淆。笔者尝试结合一件最高院的行政判决对二者的区别进行探讨。
最高院于2013年12月27日作出了关于株式会社岛野与专利复审委及宁波赛冠车业有限公司的发明专利无效行政诉讼的第（2013）行提字第21号判决（以下称为“本案”）。本案的争议焦点在于专利权人在分案申请中将原申请文件中的“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”、“模压”修改为“压制”的修改是否符合《专利法》第33条的规定。在株式会社岛野向最高院申请再审时，关于“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”的修改符合《专利法》第33条的理由主要陈述为以下。
“分案申请的权利要求是从形状角度限定第二连接结构的形状为一大致圆形孔，原申请的附图中已清晰显示第一和第二连接结构为大致圆形孔，说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即其并不仅限于螺栓孔。螺栓孔是指“用于螺栓穿过的孔”，而不是“带有螺纹的孔”，在本专利中，“圆形孔”和“圆形螺栓孔”在结构和功能上没有任何差异。因此，关于“圆形孔”的修改符合专利法第三十三条的规定。”
笔者认为，上述关于“说明书中已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，…，“圆形孔”和“圆形螺栓孔”在结构和功能上没有任何差异”的争辩理由能够作为“权利要求书应当以说明书为依据”（《专利法》第26条第4款）的答辩理由，而不能作为“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”（《专利法》第33条）的答辩理由。
《专利法》第26条第4款的立法宗旨是“公开换保护”。在实务中，如果本领域技术人员能够合理预测说明书给出的实施方案的所有等同替代方式都具有相同的性能或用途，则应当允许权利要求的保护范围概括至覆盖所有等同替代方式。具体到本案，笔者认为，如株式会社岛野所陈述的，“说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替”，因此本领域技术人员能够预期“圆形螺栓孔”的所有具有“圆形”这一特征的替代方案都具有相同的功能，从而应当允许将所述连接结构概括为“圆形孔”。
然而，《专利法》第33条的立法宗旨是“保证先申请原则”，将专利申请人的修改权限制在申请日公开的技术信息范围内，从而对发明创造的全部信息进行固定，以保护社会公众对原专利申请文件的信赖利益。在本案中，对本领域普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义，即修改后的内容并不属于从原申请文本记载的范围内能够确定的内容，因此该修改不符合《专利法》第33条的规定。
由以上分析可以看出，《专利法》第26条第4款与《专利法》第33条的立法宗旨不同，判断标准也不同，专利代理人员在实务中应注意对其进行区分。