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作者: 吴莉娜 律师、专利流程管理部副经理

一、欧洲专利申请的加快程序和方法:

根据EPC的规定及作业中的实践,笔者总结了以下可以加快程序的方法和操作技巧,供读者参考:

1、提交早期审查请求(Request for Early Processing):当申请人选择PCT途径进入时,根据PCT的规定,EPO在31个月届满前不会处理该欧洲申请,除非申请人根据PCT条 约的第23(2)和40(2)条款规定向EPO提出提早审查请求。因此,如果申请人希望尽早进入欧洲、尽早启动审查程序,则需要提出早期审查请求。

2、放弃收到Rules 161(1)/162 EPC通知:对于PCT途径进入的案件,EPO会根据 Rules 161/162 EPC的规定发出通知,申请人有权据此在6个月期限届满之前进行主动修改。但,如果申请人在进入欧洲阶段时已经提交了主动修改,或者认为无需在EPO检索之前进行主动修改,则可以提交放弃主动修改机会的请求,则审查员不再签发此通知,从而尽快开始检索和审查工作。

3、放弃收到Rule 70(2) EPC通知:对于PCT途径进入的案件,如果申请人在进入欧洲之前已经做了充分的检索,认为专利申请授权可能性较大,则可以在欧洲补充检索报告下发之前通过放弃收到Rule 70(2) EPC通知,不考虑检索结果而直接无条件地请求实质审查。在这种情况下,根据Article 94(3)以及Rule 71(1) EPC,EPO会将补充检索报告与第一次审查意见通知一并下发,而不是如正常情况下的根据Rule 62 EPC发出补充检索报告与关于专利性的检索意见,从而可以节省答复补充检索意见的6个月时间。

4、利用 PPH(Patent Prosecution Highway)途径:欧洲目前与中国、美国、日本和韩国签订有 IP5 PPH协议,又分别与加拿大、以色列、墨西哥和新加坡签订有PPH/PCT-PPH双边协议。当这些国家的审查结果中有可授权的权利要求,且与进入欧洲的权利要求有对应关系时,申请人可向EPO提出PPH请求以加快欧洲申请的审查。

5、PACE程序:即 Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications,此程序因没有额外官费产生、不用提交证明文件且效果明显而受各国申请人欢迎。但自2016年1月1日起,欧洲专利局对PACE程序进行了修改。在新的PACE程序下,申请人需要注意:

1)检索阶段与实审阶段应分别提出PACE请求,而在旧的PACE程序下,申请人可以只提交一个PACE请求而同时加快检索和审查程序。

注意:2014年7月1日当天或之后递交的欧洲案件,EPO都将努力争取在递交日起6个月内签发检索报告,因此,在考虑了外方律师费及实际效果之后,针对新的PACE程序,欧洲律师通常会建议申请人考虑不请求仅针对检索的PACE程序,而是在答复欧洲检索报告同时,请求针对审查的PACE程序(没有授权前景的案件除外)。

2)有下列情形之一的,将驳回对于欧洲专利申请的PACE请求:

a.已经撤回PACE请求的

b.申请人已经申请延长审查期限的

c.欧洲专利申请已经被驳回的

d.欧洲专利申请已被撤回的

e.欧洲专利已经被视为撤回的

3)新的PACE程序更加严格,“如果申请人计划对其全部或大部分申请提交PACE请求,欧洲专利局会要求申请人减少请求的数量,只选择一定数量最紧迫的申请进入PACE程序”。

二、欧洲专利申请的特殊注意事项:

1、权利要求超项费:当权利要求超过15项时,从第16项起就开始收取额外费用,即从第16项到第50项,每项235欧元,从第51项开始,以后每项585欧元。此项费用将是一笔不小的支出,因此,除必要情况外,提醒申请人考虑对权利要求进行调整。

2、欧洲专利申请需自第3年起缴纳维持费,PCT途径进入的案件从国际申请日开始起算,巴黎公约途径进入的案件从递交日开始起算。

3、中欧优先权文件电子交换服务:欧洲专利局与中国国家知识产权局自2012年9月3日起开通中欧优先权文件电子交换服务,即自2012年9月3日起,向欧洲专利局提交专利申请并要求中国受理的在先申请(不包括PCT国际申请)作为优先权时,申请人就可以不再提交经证明的在先申请文件副本,欧洲专利局将自动从国家知识产权局获取在先申请文件副本。

4、需要提交在先申请的检索结果:根据EPC实施细则(Implementing Regulations,以下简称“细则”)Rule 141的规定,申请人应该在递交欧洲专利申请的同时,或在得知该在先申请检索结果后的第一时间内,向欧洲专利局提交该在先申请的检索结果。或,根据细则Rule 70b的规定,审查员发出通知要求申请人在2个月的期限内提交,否则该欧洲专利申请将被视为撤回。

5、指定国费(Designation fee):自2009年4月1日起,欧洲专利局统一收取“固定指定国费”并自动覆盖全部成员国(延伸国除外,需额外缴纳),目前此金额为585欧元。在此之前,则是按照所指定国家的个数来收取指定国费,7个为上限。

6、延伸国费(Extension fee):如果申请人想要将欧洲专利的效力延伸到波黑和蒙特尼哥罗(黑山),则必须另行缴纳延伸费102欧元每国,缴纳的时间为欧洲检索报告公开日起6个月内。

以上即为笔者总结的欧洲专利申请程序的知识,希望对各位读者有所帮助。以上知识纯为笔者根据作业经验及对相关法律的总结和解读,仅供借鉴。

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