作者：章侃铱 专利代理人
作为2014年美国最高法院作出的最重要判决之一，Alice Corp. v. CLS Bank International一案的影响延续至今。在Alice一案中，最高法院就如何确定一项专利的保护客体是否适格给出了有法律意义的判断标准和步骤。应用该案的标准，有越来越多涉及商业方法的软件专利被各级法院以不符合美国专利法第101条为由无效，甚至连同所有计算机软件类的专利授权和实施前景都十分不明朗。由于美国司法制度的设计，Alice一案的判决同时适用于美国专利商标局（USPTO）的专利审查过程。由此一来， 给我们代理人带来的后果就是，近年收到的美国审查意见中关于101条的保护客体问题越来越普遍。本文中，笔者试图结合自己的实务经验就如何答复涉及保护客体问题的审查意见给出一些参考意见。
在准备有针对性的答复之前，有必要先简单了解一下关于101条的审查意见是如何产生的。根据USTPO公布的《2014年有关保护客体适格性的临时指南》（以下简称临时指南），审查员针对一项方法或产品权利要求进行的保护客体适格性测试可概括成下图1中的步骤。
图1：方法或产品权利要求的保护客体适格性测试步骤（译自USPTO）
同时，上述临时指南中还明确规定：i) 在评价一个权利要求的专利性之前，要按最宽泛的合理解释来理解权利要求，并且在评价专利性时要将权利要求视为一个整体；ii) 基于高效审查的要求，在判断保护客体适格性的同时，要结合其他所有专利性要求（例如新颖性和创造性等）对全部权利要求进行充分审查。
得利于USPTO在临时指南中公布的详细审查标准和判断步骤、甚至包括示例，这些材料同时给我们代理人答复有关保护客体的审查意见也给出了可以参考的方向。
1.争辩权利要求方案不属于抽象思维
由于上述临时指南给出的概括图1的步骤1是针对那些保护主题明显不符合授权客体的权利要求，因此一般而言，针对101条审查意见的答复可以直接从步骤2A开始。以审查员针对方法权项的常见起始语句：“该/所有权利要求仅涉及一种在通用计算机上执行的算法/数学关系/公式…，其可由人的思维活动来进行处理…属于不予专利保护的抽象思维” 为例，可考虑从以下方面展开答复。
首先，根据权利要求的实际记载情况，可以争辩当前权利要求中并没有记载临时指南中针对抽象思维列举的一些反面示例，例如“基本经济活动、组织人为活动的特定方法、思维本身…以及数学关系/公式”等等。同时，结合临时指南中对于审查员的要求，在适用的情况下可以在答复中指出审查员仅仅是简单的断言权项涉及抽象思维，而没有进行详细的理由说明；或者仅仅是概括性地否定了所有权利要求，而没有针对每个权利要求进行详细的理由说明。
进一步，不属于抽象思维的具体理由还可以包括当前权利要求并没有造成垄断或独占任何思维活动的威胁，这一理由的陈述通常可以与权利要求的应用场景相结合。以请求保护一种基于特定参数计算结果从多个电子地图中选择一个最佳匹配电子地图的权利要求为例，即使认为审查员关于其中计算部分属于抽象思维的断言是正确的（答复中要注明申请人对此并不承认），但这部分计算还可以被使用在不涉及电子地图的应用当中；况且，即使是在电子地图的特定应用中，这部分计算也可以在不实施当前权利要求其他步骤的情况下加以实施。换言之，当前的权利要求所请求保护的范围是在同时限定了其他步骤的电子地图应用中使用这部分计算过程，而并没有造成在其他应用范围内垄断或独占使用的威胁。因此，当前权利要求不属于对抽象思维的保护。
2. 权利要求的贡献显著大于抽象思维
临时指南中对于确定一项权利要求除抽象思维之外的其他特征贡献是否显著大于抽象思维本身给出了一些示例性的考虑因素。其中，符合“显著大于”标准的示例包括：i) 对某一技术或技术领域的改善；ii) 增加的具体限定不属于该领域的公知、惯用或传统手段；iii) 增加的非传统步骤将该权利要求限定到一个特定的实际应用当中。相应地，在答复中便可以结合权利要求的情况使用上述示例中的一个或多个因素作为具体理由。
例如，以“对某一技术或技术领域的改善”开始，答复中可以简略地提及当前权利要求对某一特定的技术或技术领域存在改善。要注意的是，这里提到的“改善”难免让我们联想到在答复中国审查意见中广泛使用的“有益效果”，但众所周知，为了避免在审查阶段的陈述对后续专利的实施阶段产生不利的限制影响，我们在答复美国审查意见时对于具体效果的理由陈述要非常谨慎。因此，这里陈述存在改善的重点应在于指出当前权利要求所限定的技术领域，而非详细阐述其所能达到的有益效果。
对于上述提及的第iii)项示例因素，其与本文第1部分提到的有关应用场景的陈述存在一定关联。如果在第1部分中陈述了应用场景的有关理由，这里则可以结合当前权利要求记载的具体特征展开详细陈述。仍以前述涉及电子地图的权利要求为例，在此处的陈述中可以将除计算部分之外的其他技术特征例如“接收用户输入…启动电子地图”、“获取筛选信息…”、“确定与筛选信息匹配的电子地图…”等等一一列举出来，从而向审查员表明当前权利要求已被限定至一个非常具体的实际应用当中。
之所以将第ii)项示例因素后置，是因为从字面意思即可看出，这部分的理由与通常放在意见陈述最后的创造性陈述理由相关。根据上述临时指南中的规定，审查员在指出权利要求存在保护客体问题的同时，很有可能也对权利要求的新颖性或创造性做出了负面评价。因此，相应地，在此处答复中也可以直接援引陈述书后文有关新颖性和创造性的陈述理由。实际上可以理解为，如果能够通过修改或陈述理由克服审查员所指的创造性问题，此处涉及101条的客体问题也自然迎刃而解。
本文在以上介绍的基于临时指南所形成的答复思路显然不能普适于所有涉及保护客体问题的权利要求，但根据实际案件处理中USPTO的后续反馈结果来看，对于那些确实不属于单纯思维活动的计算机软件类专利相信存在一定的参考作用。
最后，笔者还想说的是，在收到101条的美国审查意见时，大可不必像在收到中国审查意见时看到专利法第2条、第25条的问题那样风声鹤唳。我们一边应当小心准备答复以达到战术上的重视，一边也可以从战略上施以藐视。据来自大洋彼岸的小道消息，如果一段时期内涉及101条的审查意见特别集中，并不一定是因为这些专利申请都同时存在不能克服的客体问题，而也可能是因为USPTO又下发了相关的更新文件，那些主管审查员正在要求组里的审查员们突击学习如何相应调整审查意见的行文，拿我们客户的专利申请练手呢。另一个不好的消息，USPTO刚于2016年5月份更新了关于保护客体适格性的审查指南。所以，苦逼的代理人们，你，准备好了吗？