作者：赵根喜 隆天知识产权代理有限公司 资深专利代理人、律师
专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利法的该条规定，既赋予了申请人在申请文件提交之后对专利申请文件进行修改的权利，也对专利申请文件的修改作出了限制。专利申请文件的修改伴随着专利申请的多个过程，不同的修改机会，会有不同的修改限制；且同一申请主题，在不同国家申请、分案、提交PCT等情况下，也会涉及到对申请文件的修改。
对于同一申请，如表1所示，在申请的不同阶段，会有不同的修改限制，但至少要符合专利法三十三条的规定，不能修改超范围。对于不符合专利法三十三条的修改，即使审查员没有指出修改超范围的问题，授权后也会留有被无效的隐患，影响专利的稳定性。以下针对几个主要的修改时机逐一阐述。
表1
1、主动修改
专利申请提交后，第一个修改专利申请文件的机会是实施细则第51条第1、2款规定的主动修改，发明是在提出实质审查时和收到进实审通知之日起的三个月内，实用新型和外观则是自申请人起的两个月内，在实务中，发明多在提交时同时提实审，因此发明的主动修改时机主要在收到进实审通知之日起的三个月内。
主动修改时可以重新撰写权利要求，增加独立权利要求或从属权利要求，可以修改说明书，但如果补充实施例，则通常会修改超范围。这也说明，虽然申请文件在申请过程中可以修改，但毕竟修改会受到很多限制，虽然主动修改的限制在各种修改机会中算是相对较少，但毕竟不是重写申请文件，因此一份高质量的撰写文件仍然是很必要的。
2、答复审查意见时的修改
答复审查意见时，包括初审的补正和通知书、实审的通知书等，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。并且，答复审查意见时对申请文件的修改，既不能超出原始申请文件记载的范围，也不能扩大权利要求的保护范围，例如在删除技术特征时要慎重，以免不被审查员所接受。
在答复审查意见时，通常在于对比文件进行技术比对后，发现说明书记载的一些技术内容未被对比文件公开，这时，会有一些疑惑，是否需要把说明书的所有内容都写进权利要求书中，如果概括，如果删掉一些内容，会不会被审查员认为修改超范围？在实务中，并不是说完全不允许概括，例如，92662号复审决定（发文日2015年07月14日）就指出完全可以对该部分内容进行合理的概括而撰写相关的权利要求，不必完全将说明书中记载的所有技术特征都写入权利要求中，只要概括的内容可以从说明书记载的技术方案中直接地、毫无疑义地确定即可。
另外，是否可以将上位概念替换为具体的下位概念？由于下位概念能破坏上位概念的新颖性，因此将上位概念修改为下位概念，会使修改后的申请文件相比原申请文件具有新颖性，因此，是不被接受的修改。
实务中，发明人在阅读对比文件后，能找出与对比文件的诸多不同，但有时这些不同未必记载在原始申请文件中，这要求代理人在撰写前要进行尽可能详尽的检索，在说明书中有针对性的记载，使得在修改申请文件时有的放矢。
3、复审时的修改
如果专利申请被驳回，在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，可以对申请文件进行修改，权利要求和说明书等均可修改。但与答复审查意见不同的是，复审的修改还需符合实施细则第六十一条第一款的规定，也即复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定及合议组指出的缺陷。
按照上述规定，扩大权利要求保护范围、改变权利要求类型、增加权利要求等均通常不被接受。而对于针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或说明书进行修改，通常不被接受，除非是修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。因此，在驳回理由只是针对部分权利要求时，修改更应慎重。
4、无效程序中的修改
在无效程序中，发明或者实用新型的修改仅限于权利要求书，且不能修改主题名称，且一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，而外观在无效程序中不能修改专利文件。权利要求的修改，也仅限于是权利要求的删除、合并和技术方案的删除。
对于实用新型专利，由于没有实质审查程序，因此，在没有补正的情况下，原始权利要求就是授权权利要求。因此，某种意义上讲，实用新型的撰写难度要比发明更大，既要有一个合适的保护范围，又要顾及将来可能的删除合并修改方式的修改。
因此，实用新型撰写时需要注意。例如，最佳的一个或几个技术方案，即使不直接写一个从属权利要求，也需要能够通过删除和合并的方式而得到。对于发明，在实审阶段进行修改时，也需要注意类似的问题。
5、消除缺陷的修改
也有一种情况，即使不在主动修改的期限内，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件也可以接受。答电话通知，主动补正等均属于该情形。
从以上的各阶段的修改可以看出，增加实施例，普遍为不被接受的修改。之所以增加实施例不被接受，是因为在原始申请文件没有公开的情况下，增加实施例明显超过了原始文件记载的范围。而在什么情况下可以增加实施例呢？通常是在要求本国优先权而在国内提出在后申请、要求外国优先权在国外提出申请等情况。对于要求优先权的情形，要求优先权的申请和被要求优先权的申请不是一个申请，各自有各自的原始记载的内容，只要要求优先权的在后申请的权利要求记载在先申请的专利申请的权利要求书或说明书中，即可要求到在先申请的优先权。而在后申请中，可以增加实施例，只是关于这些实施例的权利要求，并不能要求到在先申请的优先权。
另外，还有两种情形的修改。这里提一下，一是分案，分案与母案虽然是两个不同的申请，但由于分案的申请日是母案的申请日，因此，在分案时，并不能在申请文件中增加新的内容。另外一个是PCT申请及其进入中国国家阶段的申请，由于被视为同一申请的不同阶段，因此，也要求对于进入中国国家阶段的申请的修改不能超出PCT申请记载的范围。
综合以上修改的情形可知，虽然在提交申请后有多次修改申请文件的机会，但是，能做的修改毕竟有限，且修改不能超出原始记载的范围。因此，在形成申请文件时，要在说明书中尽可能记载详尽的技术方案，必要时在说明书中也要保留中间多层次的概括，以在与对比文件有实质区别的前提下尽可能争取更大的保护范围。