作者：马少华 专利代理人 隆天知识产权代理有限公司西安办公室
一、简介
在我国现行专利法下，抵触申请的概念实际上是在定义新颖性时引入的。发明或实用新型具备新颖性应该具有两个条件：第一不属于现有技术；第二不存在抵触申请。在现行先申请制下，为了防止重复授权，在新颖性判断中引入了抵触申请，并且规定抵触申请不属于现有技术，不能用来判断创造性。
这样的规定表面上看起来没有什么问题，但是在实践中经常产生下述疑问：抵触申请为什么不能判断创造性？此外，抵触申请涉及到现有技术定义、新颖性和创造性的判断等多方面的问题，需要对其进行进一步的探讨。
二、先申请制与先发明制
在先申请制下，专利权授予最先申请的人，因此当两个同样的专利申请发生抵触时，为了避免重复授权，将在先申请视为在后申请的抵触申请。
在先发明制下，专利权授予最先发明的人，因此当两个同样的专利申请发生抵触时，侧重的是判断谁先作出发明创造，而不会过于注重抵触申请的问题。
下面结合我国、欧洲以及美国关于抵触申请的规定来进一步进行说明：
从上表可知，虽然中国专利法中现有技术不包括抵触申请，欧洲和美国专利法中现有技术包括抵触申请，但是关于抵触申请能够评价新颖性的规定是一致的。
此外，中国和欧洲都采用的是先申请制，抵触申请都不能评价创造性，而在美国抵触申请可以评价创造性。这是因为美国在AIA(America Invents Act)之前一直采用的是先发明制，当两个同样的专利申请出现抵触时，启动抵触审查程序(interference proceeding)来决定谁先作出发明创造。
在AIA之后，美国实行发明人先申请制(First inventor to file), 取消了抵触审查程序，同时增加了溯源程序(derivation proceeding)。溯源程序用于确认在先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人。如果真正的发明人在在先申请人提交专利申请后一年之内也提交同样的专利申请，那么真正的发明人（在后申请人）可以用溯源程序来取消在先申请人的申请。
由上可知，在先发明制下，由于已经对发明人的权益进行了充分的保障，如果“抵触申请”还不能评价创造性，就会导致过于保护发明人的权益而损害公众的利益，因此在先发明制下规定“抵触申请”能够评价创造性是合理的。
然而，在先申请制下，优先保护的是在先申请人的权益，如果抵触申请能够用来评价创造性，则可以将在申请日还处于不为公众所知的抵触申请与现有技术进行结合来评价在后申请的创造性，这对在后申请人（可能是先作出发明的人）会更不公平，因此，在先申请制下才规定了抵触申请不能够用来评价创造性。
三、抵触申请的判断原则
由于抵触申请是在定义新颖性时引入的，则判断是否为抵触申请的原则也应与评价新颖性的原则一致。判断在先申请是否是在后申请的抵触申请，需要将在后申请要求保护的技术方案与在先申请的全文进行比较。在先申请的技术方案与在后申请要求保护的技术方案是否相同，应该由所属技术领域的技术人员来判断。
对于所属技术领域的技术人员来说，不仅可以直接根据明确记载在在先申请中的内容来判断在先申请是否是在后申请的抵触申请，还可以根据在先申请中隐含的、且可无歧义地确定的技术内容来判断。因此，可以根据在先申请给出的技术教导来在一定程度上判断其是否是在后申请的抵触申请。
此外，在《专利审查操作规程》第三章第三节新颖性审查的特殊问题中规定：“当要求保护的发明与抵触申请的区别仅仅是惯用手段的直接置换时，应当用新颖性标准评价。
当要求保护的发明与现有技术的区别仅仅是惯用手段的直接置换时，应当用创造性标准评价。”从中可以看出，对于抵触申请的审查，新颖性与创造性的边界已不是那么明显。
例如，在先申请的一个技术方案中包括A、B、C三个技术特征，在后申请的技术方案包括A、B、D三个技术特征，如果可以证明D为C的惯用手段的直接置换，则在先申请也构成了在后申请的抵触申请。
从以上两方面可以看出，即使现行专利法规定抵触申请不能评价创造性，但是在评价新颖性时已经在一定程度上对这种情况进行了弥补。
四、现有抵触申请规定中存在的问题
在2008年修改《专利法》时，将抵触申请中的申请人范围从“他人”改为了“任何单位和个人”，这实际上扩大了抵触申请的范围。
这种情况下，同一申请人先后对同样的发明或者实用新型提出两份专利申请会构成“自我抵触”。因为抵触申请的判断采用全文比较原则，这实际上对申请人提出了较高的要求。
例如，申请人必须在第一次申请时就将希望保护的发明创造都要保护到，如果第一次申请中存在未要求保护的技术方案，则申请人之后再申请保护会由于抵触申请的存在而不能保护。
此外，如果申请人在进行在后申请时要求了其在先提交的专利申请的优先权，而由于疏忽不能享有在先申请的优先权，则在先申请也可能构成在后申请的抵触申请。显然，现行专利法的抵触申请规定中由于存在“自我抵触”而不利于保护申请人的权益。
五、小结
本文首先通过对先申请制和先发明制下的“抵触申请”规定进行比较，分析得出我国《专利法》规定抵触申请不能评价创造性是为了平衡在先申请制下的在后申请人的权益；然后，基于关于抵触申请的审查规定，分析了现行专利法对抵触申请不能评价创造性的问题进行的弥补措施；最后，提出了现行专利法的抵触申请规定中存在“自我抵触”而不利于保护申请人的权益的问题。