作者：臧云霄 隆天律所副主任、合伙人、律师、专利代理人
外观设计专利失效后是否能获得著作权的保护目前在各地法院已经有几例司法判决，但不同法院的理由和判决结果各异，可见，司法实践对这个问题的认定并未达成一致意见。案件判决后，也有很多文章阐述这个问题，同样也是观点不一。因此，该问题仍有讨论和探讨的必要。本文即从目前司法判决和各种观点出发进行分析探讨。
一、外观设计专利权保护客体和著作权保护客体的重合
随着人们审美观点的提高，作品特别是美术作品被大量使用在工商业领域，如产品的外观设计、商业标识、产品的包装装潢、广告宣传等。
这样，某一作品在受到著作权法保护的同时，由于其在工商业领域的使用也可同时获得专利法、商标法、反不正当竞争法的保护，这既符合民法的宗旨和基本原则，也早已被社会公众所认同。
本文主要讨论外观设计与著作权保护客体的重合。根据我国《专利法》对外观设计的定义“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。
从该定义看，外观设计所保护的客体是“形状”、“图案”、“色彩”以及这些要素的结合，并且这些要素应当“富有美感”。根据我国《著作权法实施条例》之规定“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”。
著作权法中的作品分为多种形式，根据不同作品的定义和特点，与外观设计专利权发生重叠的一般是美术作品和摄影作品。针对家具、玩具、饰品等具有实用功能并有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品，可能发生重叠的还有实用艺术品的著作权和外观专利的重合。
目前，针对中国的权利人，著作权法并未明确规定实用艺术品的保护，司法实践中只是通过个案来具体认定。在著作权法第三次修订草案送审稿中，已经明确提出“实用艺术品”的概念。因此以后此类产品上涉及这个问题的案例也会越来越多。
在外观设计专利权和著作权均为有效的情形下，权利人选择其中一种权利起诉，自不待言。然而，当外观设计专利权终止后，著作权人的权利受到何种影响，却值得探讨。
二、司法判例分析
(一) 认定外观设计专利权失效后不对著作权进行保护的案例
案例一：深圳市王三茂食品油脂有限公司与深圳市福田区永隆商行著作权侵权纠纷上诉案 ：【深圳市中级人民法院（2004）深中法民三初字第670号】【（2005）粤高法民三终字第236号】
案件基本情况：
三茂公司1998年委托他人设计“金唛"香麻油的包装标贴并对该标贴享有著作权，标贴内容为：由“红灯笼”图案与“金唛”文字组合而成，“金唛”文字置于标贴的上端，标贴的中间部分由三个红灯笼及黄色的金穗组合而成，红灯笼上分别标有“香”、“麻”、“油”文字，两侧分别标示生产厂家的名称、地址、电话、执行标准、条形码等。
2000年三茂公司将该包装标贴向国家知识产权局申请外观设计专利保护。2003年，因未缴纳专利年费，该专利失效。三茂公司发现永隆商行经销贴有涉案标贴的香麻油。除个别部分稍有差异外，两种标贴从整体上难以区分。三茂公司遂诉至法院。
一审法院认为：
本案涉及著作权与外观设计专利权的权利冲突。就同一涉案标贴作品，三茂公司既享有著作权也享有外观设计专利权，外观设计专利因失效已进入公有领域。因三茂公司选择外观设计专利权进行保护，而外观设计专利权已进入公有领域，成为任何人都可以使用的公共财富，从而失去了著作权的专有权保护。
永隆商行未经三茂公司许可，以经营为目的，近似使用三茂公司涉案标贴作品行为，也因三茂公司选择外观设计专用权保护而失去著作权的专有权保护，而不被追究侵权责任。故三茂公司诉请，予以驳回。
二审法院同样认定
三茂公司对同一涉案标贴作品既享有著作权又享有外观设计专利权。但认为三茂公司自愿将涉案标贴申请外观设计专利权，从版权的保护进入工业产权的保护。该外观设计专利因未缴纳年费，已经失效，进入了公有领域，已经成为社会公众均可以使用的公共财富。
因此，三茂公司的外观设计专利权不再受法律保护，不能禁止他人在相同或类似的产品上使用相同或近似的外观设计。永隆商行使用与该失效的外观设计专利相近似的包装标贴，使用方式与三茂公司失效的外观设计专利标贴使用方式相同，都是香麻油产品包装标贴，这属于对已经进入共有领域的公共财富的使用，没有侵犯三茂公司的专利权，同时，这种工业性使用也未侵犯三茂公司的著作权。三茂公司认为永隆商行侵犯其著作权的上诉理由不能成立，不予采纳。
案例二：谢新林与叶根木等著作权侵权纠纷上诉案 【（2013）嘉海知初字第10号】 【（2013）浙嘉知终字第5号】
案件基本情况：
2001年9月12日，案外人谢瑞林将食品包装袋（老谢榨菜）向国家知识产权局申请外观设计专利，并取得专利号为01344419.0的外观设计专利。2006年2月15日，该外观设计专利权因未缴年费而终止。同年8月30日，案外人谢瑞林将该外观设计老谢榨菜食品包装袋作品的著作财产权转让给谢新林。
谢新林发现被告叶根木经营的榨菜，认为与其享有著作权的榨菜食品包装袋相同，故以侵犯著作权为由诉至法院。
一审法院认为：
授予该图案作品的外观设计专利权，其保护范围是与其附着的产品紧密相连的，只局限于与外观设计专利产品在相同或相近类别的产品上使用相同或相似的图案。
同时，在该保护范围以外，涉案图案作品仍然可以依据著作权利受到保护，两者并不冲突，且正是由于其保护范围的不同而同时存在。原告和被告对食品包装袋图案的使用方式均为印刷在榨菜食品的外包装袋上，使用方式和使用产品均属相同，落入外观设计专利权保护范围内的全部设计特征。综合分析，谢新林对涉案图案的著作权受到转让人权利状态的约束，而叶根木对涉案图案的使用行为，符合对已失效外观设计的利用。
而本案专利已经失效，该外观设计已失去了其垄断性，即涉案图案在食品包装袋上的使用已进入了公共领域，在该外观设计并未受其他法律保护的情况下，其他任何人都可以自由利用。涉案榨菜包装袋的使用方式也未落入谢新林就涉案图案著作权享有的保护范围内。
二审法院认为：
根据《专利法》之规定，基于专利权终止的公告，社会公众有理由相信该专利已经进入公有领域，可以自由利用。
若仍允许以享有外观设计专利中的外观设计图片的著作权为由阻碍他人实施已经进入公有领域的专利，因著作权自作品创作完成之日起即产生，故公众无法得知其对已经进入公有领域的专利的利用是否会受到著作权人的追究，这显然有损社会公众的信赖利益，亦与专利法之宗旨相悖。
被告对被控侵权的食品包装袋图案的使用行为，属于对已经进入公有领域的外观设计专利的实施。受让人谢新林在受让外观设计专利中的外观设计图片的著作权时，已经知道该外观设计专利权已经终止，理应知道其对受让权利的行使应当受到专利制度的限制。
因此，即便谢新林对该专利图片享有著作权，且该著作权尚在保护期内，谢新林亦不得以此为由阻碍他人对已经进入公有领域的自由技术的实施。
(二) 认定外观设计专利权失效后仍对著作权进行保护的案例
案例三：北京特普丽装饰装帧材料有限公司与常州淘米装饰材料有限公司著作权侵权纠纷上诉案 【常州中院（2014）常知民初字第85号】【（2015）苏知民终字第00037号】
案件基本情况：
2004年北京特普丽装饰装帧材料有限公司（以下简称“特普丽公司”）设计人员设计了《莫奈》系列壁纸，特普丽公司随后投入生产。2007年3月30日，特普丽公司将前述壁纸申请外观设计专利，并获得外观设计专利权。后因未及时缴纳专利年费，该专利权于2010年3月30日终止。
特普丽公司发现常州淘米装饰材料有限公司（以下简称“淘米公司”）生产销售的一款壁纸所使用的图案与特普丽公司享有著作权的《莫奈》壁纸图案相同。特普丽公司认为其专利权虽然终止，但前述壁纸属于美术作品，应当受著作权法保护，淘米公司的上述行为侵犯了特普丽公司关于涉案作品的著作权。
一审法院认定：
在知识产权领域，一种客体上可以同时存在两种或两种以上的权利。涉案壁纸图片同时承载了外观设计专利权与著作权两种不同种类的知识产权，该两种权利各自独立存在，其中一种权利的消灭并不必然导致另一种权利的消灭，即，特普丽公司主张权利的涉案壁纸在其外观设计专利权失效后，其不再受专利法的保护，但其仍然受著作权法保护，该壁纸所承载的著作权不因其外观设计专利权的失效而灭失。
二审法院认定：
法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权利。如果在同一客体上存在多种民事权利，每一种民事权利及其相应的义务应当由相应的法律分别进行规制和调整。不论涉案外观设计专利权是否在法定保护期内，如果未经特普丽公司许可将该图案用作某产品（服务）的广告宣传，该行为显然侵害了特普丽公司的著作权，特普丽公司可以依据著作权法主张侵权者承担相应的民事责任。
如果因为该图案已被授予外观设计专利权而对其著作权不予保护，则意味着这两种民事权利相互排斥、不能并存，这既无法律依据，也必然阻碍作品这种智力成果的使用及传播，与著作权法的根本宗旨相悖，也不符合社会公众的根本利益。
就本案而言，在涉案专利权失效之前，特普丽公司基于涉案图案取得的著作权和外观设计专利权分别受到我国著作权法和专利法的保护，其他人如果实施了侵权行为，特普丽公司有权依照著作权法或者专利法追究其民事责任。
专利权失效后，其权利客体进入公有领域，这一规则不能简单适用于在作品基础上获得的外观设计专利。专利权终止后，权利客体进入公有领域，公众可以自由使用，这一规则应该主要适用于我国专利法规定的发明专利和实用新型专利，因为这两种专利权的客体都是供工业应用的技术方案，一般不属于文学、艺术或科学作品，不会获得专利权之外的其他民事权利，故在其专利权终止后，成为公众可以自由使用的公共资源。
而在作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和著作权，两种权利并行不悖，外观设计专利权保护期届满后，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享有的著作权依然存在，受到著作权法的保护。涉案专利权因特普丽公司未及时缴纳年费而提前终止，同样适用上述原则。
本案中，涉案图案的著作权均在法定保护期内，如果因为外观设计专利权失效，该图案就进入公有领域，这一结论显然与著作权法相抵触，其实质是将著作权当作专利权的从属权利，这既无法律依据，也与基本法理相悖。
淘米公司认为其涉案使用行为系出于对国家专利公告的信赖，属于一种信赖利益，对此本院认为，专利公告仅告知社会公众涉案专利权中止，而并未涉及该权利客体是否受到其他法律的保护，淘米公司认为其有权使用涉案图案，是其自己对法律的理解，如果理解错误，应该自己承担不利的法律后果，其关于信赖利益的抗辩没有法律依据。
三、各种不同观点的分析
外观设计专利和著作权虽然在某些方面存在共通性，但还是有质的区别。比如外观设计专利权必须与产品相关，而著作权只要是具备独创性且能复制即可，与产品并无关联。
本文讨论的案例都是在外观设计产品上具有独创性图案的使用问题。如果公众将作品从失效外观设计专利中分离出来单独使用作品，肯定构成著作权无疑。对此类情形，在此不再表述。
从前述三个案例法院的观点看，对一种客体上可以同时存在两种或两种以上的权利的观点没有分歧，分歧在于外观设计专利失效后对著作权的影响，司法实践存在截然相反的两种审判结果。
针对同一前面案例中案例一和案例二认为外观设计失效后著作权的观点，其认为如果失效的外观设计依然受到著作权法保护的话，会损害公众对专利制度的信赖利益，会破坏知识产权体系的平衡。该观点看似很有道理，但也有无法解释的情形。
比如上述案例二中二审法院认为：“受让人谢新林在受让外观设计专利中的外观设计图片的著作权时，已经知道该外观设计专利权已经终止，理应知道其对受让权利的行使应当受到专利制度的限制。因此，即便谢新林对该专利图片享有著作权，且该著作权尚在保护期内，谢新林亦不得以此为由阻碍他人对已经进入公有领域的自由技术的实施”。
根据著作权产生的理论，作者自作品完成之日享有著作权。就外观设计专利和著作权而言，著作权应属于在先权利，不应因为专利权而受到限制，知识产权相关法律也没有规定同一客体上一种权利的终止会使另一权利的受让人在使用该权利时获得限制。
因此，本文认为，二审法院的上述观点值得商榷。即使外观设计专利失效，其法律后果也是专利的权利人丧失权利，而图案著作权人所享有的著作权应该是没有限制的。对此，本文并不认可案例一和二的观点。
知识产权领域中，一种权利消灭后，该权利在存在期间所产生的新的权利可能继续存在；同样，如果同一客体承载两种以上权利，一种权利的消灭并不必然导致另外一种权利的消灭。
例如在“晨光笔特有装潢”不正当竞争一案[（2010）民提字第16号]中，最高人民法院认为，外观设计终止后，如果该外观设计构成知名商品特有包装、装潢的，不影响权利人取得反不正当竞争法的保护。对此，最高法院明确指出：“其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时失去效力”。
针对前述案例三外观设计失效后著作权不受影响仍然可以受到保护的观点，二审法院的观点是“专利权终止后，权利客体进入公有领域，公众可以自由使用，这一规则应该主要适用于我国专利法规定的发明专利和实用新型专利”，也即针对发明和实用新型专利，权利进入公有领域后，公众可以自由使用，针对作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和著作权。
对此，本文认为该论点并没有相应法律依据，专利法并没有针对发明、实用新型可和外观设计制定不同的规则，也没有对外观设计专利设置某种特殊情形。
诚然，外观设计专利时效后仍获得著作权的保护，确实是会产生外观设计专利在进入共有领域后因为存在著作权反而会限制自由实施的困惑，更有人认为，用著作权保护外观设计会架空外观设计专利制度。
本文认为，外观专利失效后，著作权应该受到保护，理由如下：
首先，根据我国知识产权领域的单行法，在同一客体上同时存在外观设计专利和著作权是法律规定，并未规定一种权利的失效会必然影响另外一种权利的存在。在两种权利都有效的情况下，如果侵权人实施的同一侵权行为同时侵害同一客体上的两种权利，权利人可以选择一种权利进行维权。
在专利失效的情况下，自然可以选择著作权进行维权。如果在专利失效后，权利人不可以通过著作权进行维权，则从根本上动摇了权利竞合的基础。针对在作品基础上的外观设计，如果不申请外观专利，根据著作权法规定，权利人可以至少有50年的保护期，而如果同时申请了外观专利，则最多只有10年的保护期了。这从常理上难以理解，从法理上也难以解释。
其次，如果外观设计专利失效后不对著作权进行保护，则对某些具有三维形状或平面图案构成的商标权与外观专利竞合的情形下，对外观专利无效后商标权也不应予以保护。
例如，如果权利人获得某产品外形的外观专利后，又将该三维产品申请立体商标，是否在外观设计专利时效后，权利人也不在享有商标权。同理，对外观设计专利的同时又产生其他权利的，比如知名商品特有包装装潢的权利，法律似乎也不应支持。但前面最高人民院法院关于晨光的再审案件确定在外观设计专利之外还可能产生知名商品特有包装装潢的权利。
最高法院在该案中所指出，“外观设计专利权的终止，至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。”因此，权利人只要能举证权利的存在，自然也应该获得相应的权利保护。
因此，在外观设计专利权时效后，权利人仍享有著作权的保护。
四、权利保护的选择和权衡
针对可以同时进行外观专利和著作权保护的客体，本文认为，尽管在司法实践中对该问题并未有统一观点，但从权利保护角度，权利人应尽量选择多方位、立体的保护方案。
但实践中，多数权利人考虑到确权成本的问题，往往单独选择一种保护方式，比如仅选择通过著作权保护的方式。虽然从保护成本而言，著作权的取得成本稍微低，但相比外观设计专利而言，著作权只能是一种弱保护。
在侵权的判定原则上，著作权采取“接触加实质性相似”的原则。而被控侵权人一般会抗辩称其使用的作品是自己独创的且提供相应证据，在此情况下，则无法通过著作权来保护。而外观专利只要证明外观在整体上无差异性，不论接触与否都构成侵权。
因此，从证明角度看，著作权侵权的证明更加繁重，从权利到侵权的认定上，权利人的举证责任都更加重。因此，尽管存在司法实践观点的不一和在确权成本上会大大增加，针对重要的产品设计方案，应尽可能选择通过双重保护的原则，这样，一旦外观设计专利失效，权利人还是可以通过著作权寻求保护。