上海隆天律师事务所于2015年7月23日（周四）成功举办第4期知识产权沙龙。本次沙龙邀请了隆天知识产权代理有限公司合伙人、高级专利代理人、北京某中级人民法院知识产权庭前法官韩羽枫先生，他通过具体案例向参会者深入讲解了先用权抗辩的适用规则以及实务操作中的举证问题。小编就本次沙龙活动进行了文字整理，供大家学习参考。
★先用权抗辩涉及的法条
专利案件中先用权抗辩的相关法条主要是《专利法》第69条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条，北京市高级人民法院在2013年发布的《专利侵权判定指南》第120条和121条也对先用权及其享有的条件进行了详细的规定。
★被告提交证据时应考虑的因素
在先用权抗辩适用过程中的举证难点是如何证明在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。在提交此类证据时，应该考虑以下因素:1）证据的公信力，一般而言外部证据的公信力要远远高于内部证据；2）证据与侵权产品的一一对应关系，具有指向性；3）提交证据的主观意图；4）伪造的可能性；5）证人证言的采信规则。
针对内外部证据的效力，在具体案例中可以看出法院对此类证据的采信程度。在佛山市顺德区简瑞家具实业有限公司与许某某侵害外观设计专利权案件中，法院认为被告提供的开料清单、报价表均是被告单方制作，且无法确定形成时间早于涉案专利申请日，故未支持被告先用权抗辩。而在王某某等与广西南宁市中高糖机设备制造有限公司等侵害发明专利权纠纷中，法院认为购销合同上的机械设备的品名、数量、金额与增值税专用发票上所记载的产品品名、数量及金额相互对应，同时，图纸所载技术方案与涉案专利技术方案相同，故法院支持了被告的先用权抗辩。在尹某某与万某某侵犯实用新型专利权（煎饼机）纠纷案件中，法院组织双方当场演示QQ邮箱中“煎饼机示意图”及“煎饼机视频”，显示该煎饼机与被诉侵权产品相同，且发邮件的日期早于专利申请日，故法院支持了被告的先用权抗辩。基于此，法院在认定先用权抗辩时，对来自被告外部的证据认可度较高。
不过，在涉及先用权抗辩的专利侵权诉讼中，法院也理应充分考虑被诉侵权人生产、经营以及研发活动的实际情况，以及当事人保存、提供相关证据的实际能力和水平，综合考虑当事人提供的相关证据，对案件事实进行全面审查和认定。对于当事人提交的有关先用权抗辩的证据，不宜采取违背客观实际情况的过苛标准。
★法院审查先用权抗辩的要点
先用权抗辩适用的前提是被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。而法院在审理先用权抗辩时，主要会对以下四要点进行审查：1）被告是否在专利申请日前已经制造出相关产品；2）相关产品是否属相同产品；3）是否系被告自行研发或以其他合法手段获得；4）是否在原有范围内继续制造。
在英特莱与蓝盾、蓝盾创展发明专利侵权案中，法院就围绕着以上四个问题进行了审理。针对被告是否在专利申请日前已经制造出相关产品问题，被告在专利申请日前后两次分别向广东省公安厅消防局提交了《消防产品检测委托书》，第一次未提交检测产品，第二次提交的产品与被诉侵权产品一致，后广东省公安厅消防局出具证明，证明被告两次提交的检测产品一致，故法院认定了被告在申请日之前已经制造出被诉侵权产品。
关于相关产品是否属相同产品的问题，被诉侵权产品与专利技术通过分析后只有一个不锈钢丝绳的所处位置不同，但法院认为即使与涉案专利所描述的钢丝绳的位置不同，也属以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的与涉案专利所记载的技术特征等同的特征，故被诉侵权产品与涉案专利属相同产品。
关于被诉侵权产品是否是被告自行研发的问题，被告提供了设计可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言以及案外人提供研发产品原材料的证明，证明相关产品系被告自行研发。
关于是否在原有范围内继续制造的问题，我国专利法中所指的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。涉案产品生产工艺相对简单，无需大型或者特种机器设备或生产线。被告提交的现有证据表明被告在涉案专利申请日前已经具备制造涉案产品所需的缝纫机、切割机等设备，目前尚未超出涉案专利申请日前的生产规模，故可以认定被告制造涉案被诉侵权产品是在原有范围内继续制造。
在医药及器械领域，由于其有行政审批环节，在先用权抗辩中是否会造成影响？在江西银涛药业有限公司与陕西汉王药业有限公司、西安保赛医药有限公司侵害发明专利权纠纷案件中，被告提出先用权抗辩，而该案先用权是否成立关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备。原告认为被告在涉案专利申请日之前未获得该产品的药品审查批件，认为被告未对此产品做好必要的准备。法院认为，被告公司何时取得药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否作好了制造、使用的必要准备，故最终支持了先用权抗辩。
★注意事项
进过对以上案例的分析，如果在专利案件中提出先用权抗辩，应注意以下内容：
1. 重点搜集相关产品在涉案专利申请日之前即制造了相关的产品、使用了相关的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备；注意从外部证据角度进行搜集。
2. 证据的细节要完备：证据上显示的技术或外观设计要有型号或图纸或技术信息等，能够明确具体的技术方案，技术特征，工业设计图等信息。
3. 证据之间不能出现冲突，整个证据形成一个完整的、协调的链条。
韩羽枫律师是隆天知识产权代理有限公司总经理助理、北京隆诺律师事务所主任、合伙人、高级专利代理人。韩羽枫先生在各个技术领域的专利侵权、专利权属、商标侵权、商标权属、著作权权属、著作权侵权、不正当竞争及侵害商业秘密等纠纷具有丰富的经验，曾加入某中级人民法院知识产权庭，历任法官助理、助理审判员、疑难复杂技术类案件组组长、审判长，处理各类知识产权案件两千多件，其中包括十件入选各个年度的北京市高级人民法院十大知识产权案件和创新型案件。同时，韩羽枫先生在各类期刊发表相关论文数篇，具有较高的理论研究水平。
隆天（上海）知识产权沙龙是由上海隆天律师事务所举办的知识产权行业交流活动。定为每月一期，每期将邀请知识产权行业的专家学者就知识产权热点话题进行介绍，并引导参与者进行讨论，以提升隆天律师事务所在知识产权法律服务领域的专业水准。
往期知识产权沙龙回顾：
第一期：《制药企业的专利分析工作》 主讲嘉宾：张文伯 上海复旦张江生物医药股份有限公司知识产权总监
第二期：《专利价值评估与专利分级管理》 主讲嘉宾：陶冶 上海市科技咨询服务中心特聘顾问，闵行区知识产权保护协会秘书长，资深IP经理人及专利价值分析与评估技术专家
第三期：《中国企业在欧洲的IP纠纷及其应对之道》 主讲嘉宾：Francesco FIUSSELLO 意大利和欧洲注册专利律师 Cristina ROLANDO 意大利注册商标律师和欧盟商标、外观专利律师